IP Translator zaak: de ‘verboden’ termen!

Eerder dit jaar informeerden wij u al over de gemeenschappelijke mededeling door de nationale merkenautoriteiten van de landen van de Europese Unie en de Europese merkeninstantie (OHIM) naar aanleiding van het IP Translator arrest, dat betrekking heeft op de classificatie van merkaanvragen- en registraties. Inmiddels is er een overeenkomst gesloten tussen de nationale merkenautoriteiten, de zogenaamde IP Translator overeenkomst. Er is daarin besloten dat in ieder geval elf termen (van producten of diensten waarvoor een merk kan worden ingeschreven) niet voldoende duidelijk zijn en niet langer zullen worden geaccepteerd. Wat zijn de gevolgen voor bestaande merkregistraties?

Classificatiesysteem
Bij het aanvragen van een merk dient te worden aangegeven voor welke waren (producten) of diensten het merk geregistreerd moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Nice Classificatie, waarvan sinds 1 januari 2012 de 10e editie in werking is getreden. De waren en diensten zijn in het classificatiesysteem ingedeeld in 45 klassen, 34 voor waren en 11 voor diensten. Elke klasse kent een standaardomschrijving, de zogenaamde ‘class heading’ (klassetitel), waar een alfabetische lijst onder valt van de producten en diensten die tot die klasse behoren.

IP Translator overeenkomst
In de IP Translator zaak heeft het Europese Hof van Justitie overwogen dat de omschrijvingen van waren en/of diensten bij een merkaanvraag voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten zijn, zodat anderen meteen kunnen vaststellen waarvoor bescherming van het merk is aangevraagd. Het Hof heeft daarbij echter in het midden gelaten welke termen in de huidige standaardomschrijvingen (klassetitels) niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn het OHIM en de nationale merkenautoriteiten van de EU-lidstaten met elkaar in overleg getreden en hebben ze een lijst opgesteld van termen die niet voldoende duidelijk worden geacht:

Klasse 6 – Onedele metalen niet begrepen in andere klassen

Klasse 7 – Machines en machine gereedschappen

Klasse 14 – Edele metalen en hun legeringen, niet begrepen in andere klassen

Klasse 16 – Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen (papier en karton) in andere klassen

Klasse 17 – Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten (rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica) voor zover niet begrepen in andere klassen

Klasse 18 – Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten (leer en imitatieleer) en niet begrepen in andere klassen

Klasse 20 – Goederen (niet inbegrepen in andere klassen) van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been,  ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen

Klasse 37 – Reparatie

Klasse 37 – Installatiewerkzaamheden

Klasse 40 – Behandeling van materialen

Klasse 45 –Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen

Vanaf nu zullen merkaanvragen waarin deze termen worden gebruikt niet zonder nadere specificatie worden geaccepteerd.

Gevolgen voor bestaande merkregistraties met daarin de ‘verboden’ termen
Dankzij de IP Translator overeenkomst is het duidelijk dat de verboden termen niet langer zullen worden geaccepteerd bij een merkaanvraag, maar het is de vraag hoe de merkenautoriteiten in de EU om zullen gaan met bestaande registraties waarin deze termen voorkomen.

Voor wat betreft de Benelux is er duidelijkheid: het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft bekend gemaakt dat het haar beleid zal zijn dat aan bestaande registraties ten aanzien van de termen die thans te vaag worden bevonden, niet langer bescherming kan worden ontleend, bijvoorbeeld in oppositieprocedures.

Dit betekent dat als u een merkregistratie bezit waarin één van de verboden termen voorkomt en u in een conflict raakt of reeds bent geraakt (of het nu gaat om oppositie, een kwestie of een rechtszaak), u een zogenoemde warenbeperking zal moeten laten doorvoeren alvorens uw merkrechten in te roepen. Door een warenbeperking kunt u specificeren waarvoor uw merk nu daadwerkelijk wordt gebruikt en kunt u de rechten die voortvloeien uit uw merkregistratie gewoon inroepen.

Oftewel, het is van groot belang te bekijken of de classificatie van uw merkregistratie(s) één van de verboden termen bevat,  alvorens over te gaan tot het inroepen van de rechten die voortvloeien uit een merkregistratie. Is dat het geval, dan zal dus een warenbeperking moeten worden ingediend, zodat de classificatie voldoende duidelijk is en de rechten die voortvloeien uit de merkregistratie worden gewaarborgd.

Vragen over uw merkenportefeuille?
Wanneer u wilt weten of de IP Translator overeenkomst consequenties heeft voor uw merkenportefeuille, neem dan contact op met uw consultant bij Novagraaf. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte van verdere ontwikkelingen als gevolg van de IP Translator zaak.

Bron: BBIE