Kan een tweedimensionaal merk als driedimensionaal merk worden gebruikt?

Onlangs heeft het Gerecht een beslissing genomen in een zaak over een teken dat is ingeschreven als tweedimensionaal merk en dat in de praktijk ook als driedimensionaal merk wordt gebruikt. 

In 2009 heeft S. Tous, SL (“Tous”) in de Europese Unie een aanvraag ingediend voor het teken

(vorm van een teddybeer) voor o.a. sieraden in klasse 14. Het merk is in 2010 ingeschreven voor klassen 14, 18 en 25. 

In 2017 heeft Apart sp. z o.o. (“Apart”) een verzoek tot nietigverklaring van de EUTM-registratie van “Tous” ingediend.  “Apart” stelde onder andere dat het merk onderscheidend vermogen mist en het uitsluitend bestaat uit een vorm die wezenlijke waarde aan de waren geeft. Volgens “Apart” is om die reden de registratie niet in stand gehouden door normaal gebruik. Het door “Tous” overlegde bewijsmateriaal zou niet laten zien dat het tweedimensionale merk ook als zodanig is gebruikt.

Zowel de nietigheidsafdeling als de Kamer van Beroep van het EUIPO heeft het verzoek van “Apart” (deels) afgewezen. Daartegen heeft “Apart” beroep aangetekend bij het Gerecht. 

Het onderscheidend vermogen van tweedimensionale en driedimensionale merken

Ten aanzien van het onderscheidend vermogen heeft het Gerecht geoordeeld dat zowel de nietigheidskamer als de Kamer van beroep niet ten onrechte hebben geconcludeerd dat het teken over enig onderscheidend vermogen beschikt. Het betrokken merk zou door het publiek niet onmiddellijk als een vorm van een teddybeer hoeven te worden opgevat, maar zou ook als een fantasiefiguur kunnen worden gezien en geen van beide heeft volgens het Gerecht verband met sieraden.

Het onderhavige als tweedimensionaal geregistreerde merk is onder andere gebruikt in driedimensionale vorm doordat de geregistreerde tweedimensionale vorm van het teddybeertje is gebruikt om er een driedimensionaal hangertje, oorbellen of ander sieraad van te maken. Maar daarnaast is de geregistreerde tweedimensionale uitvoering ook als zodanig gebruikt en aangebracht op sjaals, paraplu’s en tassen. 

Functie van een tweedimensionaal geregistreerd vormmerk

De vraag is of een tweedimensionaal geregistreerd vormmerk wel kan voldoen aan de essentiële herkomstfunctie van een merk.  Volgens “Apart” niet. Zij stelt dat de gekozen vorm samen valt met de driedimensionale uitvoering van een teddybeertje en het publiek zal het merk als puur decoratief zien en niet kunnen herleiden dat het merk afkomstig is van een bepaalde onderneming. 

 “Apart” heeft niet voldoende onderbouwd waarom het betrokken publiek dit teken niet als merk zou herkennen dat is aangebracht op textiel of gebruikt als een driedimensionale vorm voor sieraden.  

Expliciet met betrekking tot het overlegde bewijs van gebruik voor zover dat bestaat uit de driedimensionale vorm heeft “Apart” betwist dat dit gebruik het tweedimensionale geregistreerde merk in stand houdt. De wijze van gebruik komt in vorm, kleur, contour en scherpte niet overeen met het merk zoals geregistreerd in tweedimensionale vorm. 

De Kamer van Beroep stelt dat deze specifieke wijze van gebruik (de driedimensionale vorm) nog steeds duidelijk waarneembaar de vorm van een teddybeer weergaf. De variaties in scherpte, kleur, grootte of andere verschillen waren niet dermate afwijkend dat de vorm van de teddybeer niet meer te zien was en derhalve tastte deze ondergeschikte verschillen het onderscheidend vermogen van het geregistreerde merk niet aan. 

De kamer van beroep oordeelde dat de driedimensionale weergave van het betwiste teken voor sieraden geen invloed had op het onderscheidend vermogen van dat teken. 

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om bij gebreke van enig grafisch of woordelijk element aannames te doen over de herkomst van producten op basis van de vorm ervan of de vorm van de verpakking. Daarom zou het moeilijker kunnen blijken om onderscheidend vermogen vast te kunnen stellen bij een driedimensionaal merk dan bij een tweedimensionaal woord-/ of beeldmerk. 

Onder deze omstandigheden geldt dat hoe meer de als merk ingeschreven vorm lijkt op de vorm die het product in kwestie het meest waarschijnlijk zal aannemen, des te groter de kans is dat de ingeschreven vorm elk onderscheidend vermogen mist. Alleen een merk dat aanzienlijk afwijkt van de norm of de gebruiken in de sector en daardoor zijn essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, ontbreekt het niet aan geen enkel onderscheidend vermogen. 

Deze rechtspraak is in eerste aanleg ontwikkeld naar aanleiding van driedimensionale merken die bestaan uit de verschijningsvorm van de waar zelf en wordt nu toegepast op het merk dat bestaat uit de tweedimensionale geregistreerde afbeelding van die waar. 

In dit geval is geoordeeld dat het driedimensionale beertje de vorm kan aannemen van de waren (hier in het bijzonder sieraden) waarvoor het is ingeschreven, maar dat deze vorm aanzienlijk afwijkt van de vorm die in de branche gebruikelijk is. Dat is enigszins verrassend. Natuurlijk is er een enorme verscheidenheid aan afbeeldingen te bedenken die in de sieradenbranche worden gebruikt, maar afbeeldingen van ‘teddybeertjes’ komen veelvuldig voor. Alleen als de betrokken tweedimensionale vorm niet onmiddellijk wordt geïnterpreteerd als vorm van een teddybeer, maar veel meer als een fantasiefiguur kan er wellicht sprake zijn van een afwijkende vorm die niet gebruikelijk is in de branche. 

De vorm van een product kan als merk worden geregistreerd. Zoals blijkt uit de hiervoor besproken zaak kan de registratie van vormmerken enige complicaties met zich meebrengen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze en andere zaken. Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meer weten over tweedimensionale en driedimensionale merken en merkregistraties? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. 

Olga van Leeuwen is consultant bij Novagraaf in Amsterdam met focus op de internationale praktijk en voornamelijk de partners uit ons wereldwijde netwerk van agenten adviseert.