Kwade trouw: merkkaper krijgt tik van Hof Den Haag

Het is een fenomeen waar menig houder van een bekend merk tegenaan loopt: merkkaping, internationaal ook wel aangeduid als trademark squatting. Rondom de lancering van een nieuw product of nieuwe dienst blijkt een andere partij al een merkaanvraag voor het identieke of overeenstemmende merk te hebben gedaan. Dit kan natuurlijk toeval zijn, maar in veel gevallen betreft het een welbewust verdienmodel.

Het tegengaan van dit soort praktijken is niet altijd gemakkelijk, maar dat het kan lonen om actie te ondernemen blijkt uit dit recente arrest van Hof Den Haag, waarbij Samsung succesvol heeft opgetreden tegen een partij die een van haar merken leek te hebben gekaapt.

Feiten

Samsung koos in het najaar van 2016 een naam voor een nieuwe applicatie op haar telefoons: BIXBY. Niet lang na het aanvragen van een EU-merk ontstond er een conflict met de houder van het merk BIBBY. Het BIBBY-merk, dat eerst in Pakistan en later in de Benelux was ingeschreven, was in handen van een partij die honderden merkregistraties bezit.

Op basis van de Benelux-registratie van het merk BIBBY had de houder de mogelijkheid oppositie in te stellen tegen de EU-aanvraag voor het merk BIXBY van Samsung, met als argument dat er sprake zou zijn van inbreuk tussen de twee merken. Samsung werd daardoor klemgezet, omdat de inschrijving van het BIXBY-merk werd gehinderd door de oppositieprocedures.

Samsung zette vraagtekens bij de goede intenties van de houder van het BIBBY-merk en startte een procedure bij de rechter om de Benelux-registratie van het merk BIBBY nietig te laten verklaren en schadevergoeding te vorderen.

Juridisch kader

Samsung beriep zich in deze procedure op het leerstuk van kwade trouw. Dit houdt kort gezegd in dat een merk door een houder niet is ingeschreven om zelf daadwerkelijk en eerlijk te gebruiken, maar om anderen te dwarsbomen of om exclusieve rechten te vergaren voor andere doeleinden dan waarvoor het merkenrecht is bedoeld.

Als sprake is van kwade trouw, dan kan het betreffende merk nietig worden verklaard. Het merk wordt dan geschrapt uit het merkenregister en wordt geacht nooit te hebben bestaan.

In de rechtspraak zijn regels ontwikkeld in welke gevallen een merkaanvraag te kwader trouw is verricht. Voorop staat dat alle omstandigheden van de zaak meegenomen dienen te worden: geen enkele zaak is immers hetzelfde. Toch zijn er een aantal factoren uit de rechtspraak te destilleren die met name van belang zijn:

  • Het betwiste merk is identiek of stemt verwarringwekkend overeen;
  • De houder wist of had moeten weten van het bestaan van het andere merk;
  • De houder heeft oneerlijke bedoelingen.

Voor de beoordeling of er sprake is van oneerlijke bedoelingen, kan worden gekeken naar de plannen die de merkhouder met het eerder aangevraagde merk heeft. Hoewel het in de meeste landen niet verplicht is om bij het aanvragen van een merk ook al te laten weten wat de plannen rondom het gebruik van het merk zijn (daarvoor heeft een merkhouder doorgaans vijf jaar), kan er wel sprake zijn van kwade trouw als er geen enkele intentie is om het merk daadwerkelijk zelf te gebruiken.

Let wel: geen van bovengenoemde factoren is absoluut. Het is mogelijk dat iemand bekend was met het bestaan van het andere merk, maar toch niet malafide handelt door een aanvraag voor een overeenstemmend merk te verrichten. Ook is het mogelijk dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, maar de overige feitelijke omstandigheden in de zaak toch leiden tot de conclusie dat er sprake is van kwade trouw. Iedere zaak moet daarom op zichzelf worden beoordeeld.

Beoordeling

Het Hof Den Haag oordeelde, net als de rechtbank Den Haag in eerste instantie, dat de handelswijze van de vermeende merkkaper inderdaad malafide is. Samsung kon volgens het Hof genoegzaam aantonen dat er een oneerlijke merkenstrategie door de merkkaper werd gevoerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat deze honderden – veelal overeenstemmend met bekende – merken had aangevraagd om op basis van de registraties van die merken talloze oppositieprocedures te voeren. In andere zaken bleek de merkkaper ook al eerder veroordeeld voor kwade trouw merkaanvragen of misbruik van recht.

Het Hof concludeerde dat er geen commerciële logica te ontwaren was achter de handelswijze van de merkkaper. Deze kon niet aannemelijk maken dat het BIBBY-merk daadwerkelijk gebruikt zou gaan worden of dat daar intentie toe was. Het had er juist alle schijn van, aldus het Hof, dat de merkkaper welbewust het merkensysteem probeerde te omzeilen: hij had een groot aantal ondernemingen op zijn naam zonder feitelijke aanwijzingen dat hij ooit actief met al deze ondernemingen zou worden, en had een veelvoud aan merken in handen voor een grote variëteit aan producten en diensten.

Resultaat

Zodoende kon Samsung met succes tegen de merkkaper optreden. Niet alleen kon de registratie voor het BIBBY-merk worden vernietigd, maar ook werd de merkkaper in de proceskosten van Samsung veroordeeld en zal de rechter zich nog buigen over de omvang van de schade die Samsung als gevolg van het handelen van de merkkaper stelt te hebben geleden.

Deze zaak is een goed voorbeeld van hoe het aanpakken van malafide deposanten kan lonen. Toch hangt het af van ieder individueel geval wat de slagingskansen zijn. Voor het maken van een inschatting over uw kansen om op te treden tegen een conflicterend merk, kunt u contact opnemen met onze consultants of via het contactformulier.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Events en webinars

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs

Het Eenheidsoctrooi en het Gerecht voor het Eenheidsoctrooi (UPC) staan voor de deur! In de "sunrise"-periode van 3 maanden voordat het nieuwe systeem van start gaat, wat waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 is, kunnen aanvragers en octrooihouders hun van kracht zijnde en verlopen Europese octrooien, hun octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten uitsluiten van de jurisdictie van het UPC of "opt-out" toepassen.

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs
Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.