Lessen uit het eerste arrest over MP3-klankmerkregistratie

Op 7 juli 2021 heeft het Gerecht van de Europese Unie haar allereerste arrest gewezen over een aanvraag voor een klankmerk dat werd gepresenteerd door een MP3-bestand. Het is pas sinds 2017 toegestaan om gebruik te maken van een MP3-bestand. Vóór die tijd moest een klankmerk grafisch worden weergeven door bijvoorbeeld een notenbalk te overleggen. Koen de Winder licht toe welke handvatten dit arrest biedt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van klankmerken.

De aanvraag

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (hierna: aanvrager of Ardagh) heeft een aanvraag voor een klankmerk ingediend bij het Europese merkenbureau (EUIPO). Het voorwerp van de aanvraag is een MP3-fragment dat overeenstemt met het geluid van het openen van een drankblikje, gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en het geluid van bruisende bubbels van ongeveer negen seconden. Het bruisen komt sterk overeen met het ontsnappen van koolzuur uit een koolzuurhoudende drank.

Tot groot ongenoegen van de aanvrager werd het ingediende audiofragment door het EUIPO geweigerd als merk op de grond dat het elk onderscheidend vermogen mist. Voor een succesvolle merkregistratie is namelijk vereist dat een teken het betrokken product of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten of diensten van andere ondernemingen.

Bezwaar

De aanvrager was het oneens met het oordeel van het EUIPO en tekende bezwaar aan. Hij verklaarde dat het aangevraagde merk in verband moet worden gebracht met het geluid van een stikstofcontainer die zich in de drank bevindt en dat het geluid totaal anders klonk dan de rest van de geluiden op de markt. Het EUIPO ging niet mee in het verweer en stelde dat de verklaring van de herkomst van het geluid niets bijdraagt aan het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van het MP3-fragment. Het publiek moet het geluid zelfstandig weten te herleiden naar deze stikstofcontainer. Het EUIPO vergeleek het MP3-fragment met het geluid dat je hoort wanneer je een blikje drank opent. Het bruisen houdt inderdaad langer aan dan bij het openen van een blikje, maar dit is niet terug te voeren naar een extra stikstofcapsule.

Daarnaast stelt het EUIPO dat het feit dat in het vergelijkend marktonderzoek de rest van de geluiden een andere klank hadden ten opzichte van het gedeponeerde merk, nog niet dat het onderzochte geluid onderscheidend is. De vraag die gesteld moet worden luidt ‘wijkt het onderzochte teken significant af van de industriestandaard’. Het is dus niet de vraag of er enig verschil kan worden gevonden tussen de producten van de fabrikant en de concurrent.

Samenvattend komt het EUIPO tot het oordeel dat ‘een bruisend geluid voor dranken niet onderscheidend is omdat een consument een dergelijk geluid verwacht bij het openen van een blikje met bruisende drank.’ Het langer voortduren van het bruisen dankzij een stikstofcapsule in de drank zal door de doorsnee-consument niet worden opgemerkt. Wanneer de consument dit wel opmerkt, zal hem dit volgens het EUIPO niets zeggen over de commerciële herkomst van de waar. Om die reden bevat het teken bevat geen onderscheidend vermogen en moet het voor alle waren worden geweigerd.

De Kamer van Beroep

Ardagh heeft vervolgens tegen de beslissing van het EUIPO beroep ingesteld. Er is volgens Ardagh niet meegenomen dat er een kleine pauze is tussen het openen van het blikje en het beginnen van het bruisen. Tezamen met het langer aanhouden van het bruisen is dit volgens de aanvrager zeer ongebruikelijk en daarom memorabel voor het publiek.

De Kamer van Beroep oordeelt dat de pauze en de lengte van het bruisen niet voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van de originele natuurlijke (en het erg herkenbare) geluid van koolzuur, na het openen van een blikje. Daarnaast meent de Kamer van Beroep dat drankverpakkingen zijn aan te duiden als ‘stille waren’. De verkoop van deze waren, uitsluitend onder een klankmerk, brengt een zekere moeilijkheid met zich mee. Dit komt doordat het geluid pas na het openen van de producten en in het algemeen pas na de aankoop ervan zal worden gegeven. Het teken is derhalve niet geschikt als herkomstaanduiding van de waren.

Het beroep werd afgewezen.

Het Gerecht

Weer laat Ardagh het er niet bij zitten; het bedrijf legt de vraag voor aan het Gerecht van de Europese Unie om de beslissing van de Kamer van Beroep te vernietigen.

Allereerst merkt het Gerecht op dat het teken een bepaalde weerklank moeten hebben, waardoor de consument het kan opvatten als merk en niet enkel als een functioneel element of een aanduiding zonder intrinsieke kenmerken. Het relevante publiek moet dus door loutere waarneming van het klankmerk zonder dat het wordt gecombineerd met andere elementen, zoals woorden, beelden of andere merken, in staat zijn het in verband te brengen met de commerciële oorsprong.

Hoewel het Gerecht vond dat de Kamer van Beroep niet de juiste criteria heeft gehanteerd bij het onderzoek naar onderscheidend vermogen, kon dat de aanvrager niet helpen. Een onjuiste rechtsopvatting hoeft de eerdere beslissing niet te ontkrachten, wanneer de beslissing ook op een andere grond is gebaseerd. Dat is hier het geval. De Kamer van Beroep heeft namelijk geconcludeerd dat het aangevraagde merk door het relevante publiek zal worden opgevat als een functioneel element van de betrokken waren, aangezien het bruisende geluid een aanduiding van de eigenschappen van deze waren is.

Ten aanzien van deze grond verdeelt het Gerecht het MP3-fragment in twee delen; het openen van het blikje en het bruisende geluid van bubbels. Ten eerste zal het geluid dat ontstaat bij het openen van een blikje, gelet op het soort waren, worden beschouwd als louter technisch of functioneel element, aangezien het openen van een blikje of fles onlosmakelijk verbonden is met de technische oplossing voor het nuttigen van de drank. Wanneer een element een technische functie vervult, zal het niet worden opgevat als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Ten tweede zal het relevante publiek het bruisende geluid van bubbels onmiddellijk opvatten als een verwijzing naar dranken. De korte stilte na het openen en de duur van het bruisende geluid zijn niet voldoende overtuigend om zich te onderscheiden van vergelijkbare geluiden die door dranken worden gemaakt.

Uit het voorgaande volgt volgens het Gerecht dat de Kamer van Beroep terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk niet geschikt is om als aanduiding van de commerciële herkomst van de waren te dienen. Het Gerecht bevestigt hiermee de eerdere uitspraak en wijst de merkaanvraag af wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Conclusie

Ook voor klankmerken geldt dat zij dienen te beschikken over onderscheidend vermogen om de herkomst van de waren aan te kunnen tonen. Het onderhavige arrest van het Gerecht geeft een praktisch handvat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van klankmerken.

Onze consultants adviseren u graag over de mogelijkheid om uw merken optimaal te beschermen. Neem voor advies op maat contact op met onze consultants of via het contactformulier.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Koen de Winder werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.