Modelregistratie: Wat is een ‘normaal gebruik’ van een product?

Advocaat-generaal doet uitspraak in de zaak betreffende de modelregistratie van een fietszadel, zoals Volha Parfenchyk uitlegt.

Wat  'normaal gebruik' is van een object – denk bijvoorbeeld aan een fiets – hoeft niet altijd de wenkbrauwen te doen fronsen. Het is duidelijk dat fietsen het ‘normale’ gebruik is van een fiets. De vraag is of activiteiten als het schoonmaken, demonteren of repareren van een fiets ook kunnen worden aangemerkt als ‘normaal gebruik’. Dit is geen loze vraag, want het bepalen welke activiteiten onder normaal gebruik vallen, heeft grote gevolgen voor de beschermingsomvang van modellen onder EU-modellen recht. Hierbij is van belang dat sommige activiteiten strikt genomen niet door de ontwerper van het object zijn bedoeld, maar die toch redelijkerwijs van de gebruiker van het object kunnen worden verwacht en daarom ook vallen onder ‘een normaal gebruik’.

Ontwerp aan de onderkant van een fietszadel

De vraag wat volgens het EU-modellenrecht als ‘normaal gebruik’ van een object wordt beschouwd, kwam onlangs aan de orde. De zaak draaide om de registreerbaarheid van het ontwerp van de onderkant van een fietszadel. In 2011 werd een ontwerp van de onderkant van een fietszadel geregistreerd door Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG. Vijf jaar later, in 2016, heeft een ander bedrijf, Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG een nietigverklaring van het model ingediend. 

Het belangrijkste argument van Büchel was dat de onderkant van een fietszadel niet zichtbaar was tijdens ‘normaal gebruik’ van de fiets. In lijn met het huidige EU-modellenrecht moest aan deze voorwaarde worden voldaan als men het model op een onderdeel (het zadel) van een complex object (de fiets) wilde registreren.

Het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPTM) heeft het verzoek tot nietigverklaring afgewezen. Volgens DPTM omvatte ‘normaal gebruik’ van een fiets niet alleen activiteiten als fietsen en op- en afstappen, maar ook ‘demontage of montage van het zadel voor andere doeleinden dan onderhoud, service of reparatie’. 

Omdat het fietszadel tijdens deze activiteiten zichtbaar kon zijn voor de gebruiker van de fiets, was het ontwerp aan de onderkant van het zadel legitiem. Büchel ging tegen de beslissing in beroep bij de Duitse octrooirechtbank (Bundespatentgericht). Het Bundespatentgericht  verklaarde het ingeschreven model ongeldig omdat volgens haar alleen het fietsen en het op- en afstappen van de fiets onder het ‘normale gebruik’ van de fiets valt. Omdat tijdens deze werkzaamheden de onderkant van het zadel onzichtbaar blijft voor de gebruiker van de fiets (of voor een derde persoon), kan er geen modelrecht op worden geregistreerd. 

Monz heeft tegen die beslissing beroep aangetekend bij het Bundesgerichtshof. Zij concludeerde dat de zaak een rechtsvraag opwierp, namelijk over hoe het EU-rechtsontwerp moet worden uitgelegd en hoe ‘normaal gebruik’ van de fiets moet worden gedefinieerd, en verwees de zaak naar het HvJ-EU voor een prejudiciële beslissing.

Juridische achtergrond

Artikel 3(3) en 3(4) van de EU-richtlijn 98/71 betreffende de rechtsbescherming van modellen bepalen dat een model op een onderdeel van een samengesteld product zichtbaar moet zijn tijdens normaal gebruik van het product om in aanmerking te komen voor bescherming onder EU modellenrecht. De richtlijn definieert niet wat zo’n ‘normaal gebruik’ eigenlijk is, maar sluit activiteiten zoals onderhoud, service of reparatie expliciet uit van het toepassingsgebied.

Het probleem dat in deze zaak naar voren kwam, was dat in de Duitse versie van de richtlijn de term ‘beoogd gebruik’ wordt gebruikt in plaats van de letterlijke vertaling van de Engelse term ‘normal use’. ‘Beoogd gebruik’ betekent uiteraard een beperktere gebruikssfeer van een object, omdat het gebruik van het object in overeenstemming met zijn doel impliceert. In het geval van een fiets kan het beoogde doel dus worden gezien als fietsen en op- en afstappen.

Het Bundesgerichtshof heeft de zaak voor een prejudiciële beslissing verwezen naar het HvJ-EU. Ten eerste vroeg zij aan het HvJ-EU of een onderdeel van een object als zichtbaar kan worden beschouwd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan in het gebruik van het object of wanneer het objectief door een waarnemer kan worden gezien. Ten tweede, als aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, welke voorwaarden zijn dat dan. Daarnaast, en gerelateerd, heeft zij gevraagd of met ‘normaal gebruik’ van dit object wordt bedoeld het door de fabrikant beoogde gebruik, dan wel het gebruikelijke gebruik door de eindgebruiker.

Conclusie van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal van het HvJ-EU Szpunar (AG) heeft op 8 september jl.  advies uitgebracht. Met betrekking tot de eerste vraag concludeert de AG dat het onderdeelproduct zichtbaar moet zijn in de situatie van ‘normaal gebruik’ van het product en niet simpelweg objectief zichtbaar.

Het antwoord op de tweede vraag is voor deze zaak van groter belang. In zijn antwoord verklaarde de AG dat het verkeerd zou zijn om het normale gebruik van een product alleen met zijn hoofdfunctie te associëren. In de praktijk kan het gebruik van een product in zijn hoofdfunctie niet worden uitgevoerd zonder andere aanvullende activiteiten zoals opslag, transport of in- en uitladen van bagage op en van de fiets. Volgens AG bevat de richtlijn inderdaad beperkingen aan wat als 'normaal gebruik' van een product kan worden beschouwd. Denk hierbij aan onderhouds-, service- of reparatiewerkzaamheden. 

Deze uitzondering moet volgens de AG echter niet te ruim worden uitgelegd. Sommige activiteiten die als onderhoud kunnen worden beschouwd, zijn bijvoorbeeld intrinsiek gerelateerd aan het gebruik van het product in zijn hoofdfunctie, bijvoorbeeld schoonmaken en wassen, omdat ze essentieel zijn voor het gebruik van sommige producten. Als gevolg hiervan dient onder ‘normaal gebruik’ van een product te worden verstaan ​​alle situaties die zich redelijkerwijs kunnen voordoen tijdens het gebruik van een complex product door de eindgebruiker.

Conclusie

Volgens AG omvat ‘normaal gebruik’ van een product (in dit geval een fiets)  een breder scala aan situaties en activiteiten dan die strikt bedoeld zijn door de producent of ontwerper van het object. Bovendien betekent dit ook dat de uitzonderingen die in de richtlijn zijn vastgelegd (d.w.z. onderhouds-, service- of reparatiewerkzaamheden aan een product) enger moeten worden geïnterpreteerd. 

Als het HvJ EU de redenering van de AG volgt, wordt deze ruime interpretatie onderdeel van het EU-modellenrecht. Dit zal dan grote gevolgen hebben voor de reikwijdte van de rechten van ontwerpers. Een breder scala aan onderdelen van complexe producten komt in aanmerking voor modelregistratie, bescherming en handhaving tegen reproductie en gebruik door derden.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Indien u vragen heeft over modelbescherming neem dan contact op met uw consultant bij Novagraaf of via deze knop: