Refererend merkgebruik: waar ligt de grens?

“Deze koffiecups zijn geschikt voor Nespresso apparaten”. Waarschijnlijk heb je dat wel eens gelezen op een koffieverpakking van een merk dat niet afkomstig is van Nespresso zelf, zoals bijvoorbeeld een eigen merk van een supermarkt. Mag dat zomaar? Hieronder een uitleg over dit zogenoemde refererend merkgebruik en de voorwaarden waaronder dit is toegestaan.

Refererend merkgebruik: noodzakelijkheid en eerlijkheid

Wanneer een merk wordt gebruikt met als doel te refereren aan dat merk, dan is dat onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Dit wordt refererend of verwijzend merkgebruik genoemd. In het bovenstaande voorbeeld wil een producent van koffiecups het merk Nespresso gebruiken om te communiceren dat diens koffiecups geschikt  zijn voor de koffiezetapparaten van Nespresso. Deze beperking op de uitoefening van een merkrecht is terug te vinden in artikel 14 lid 1 sub c jo. 14 lid 2 UMVo en artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE.

Het uitgangspunt bij refererend merkgebruik binnen de EU is de zaak Gillette/LA Laboratories van het Hof van Justitie EU van 17 maart 2005. Hierin is, kortgezegd, bepaald dat het gebruik van het merk door een derde (die niet de houder van het merk is), is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is, in die zin dat het desbetreffende gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek goed te kunnen informeren over de bestemming van het product. Oftewel: als op de verpakking van koffiecups niet staat dat het (bijv.) gebruikt kan worden in een Nespresso-koffiemachine, dan weet de consument ook niet hoe het product gebruikt kan worden.

Wil je een bestaand merk gebruiken, dan dient dit wel op eerlijke wijze te gebeuren. De rechtspraak biedt handvatten omtrent wat ‘eerlijk’ is. Het merk kan refererend gebruikt worden zolang het in ieder geval niet zodanig wordt gebruikt dat:

• De indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen de houder van het merk  en de derde bestaat;
• Het merk wordt aangetast doordat de derde oneerlijk voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of reputatie daarvan;
• De goede naam van het merk wordt geschaad;
• De derde haar product voorstelt als een imitatie of namaak van het merk.

Praktische oplossing: richtlijnen door merkhouders

In de praktijk blijkt het soms lastig om te bepalen wat nu wel of niet eerlijk refererend merkgebruik is. Sommige merkhouders hebben als oplossing zelf richtlijnen opgesteld, waarin duidelijk uiteen wordt gezet wat derden, die geen officiële wederverkoper ('authorised reseller') of licentienemer van de merkhouder zijn, wel en niet mogen doen met de desbetreffende merken.

Zo kan het wel toegestaan zijn voor een derde om woordmerken te gebruiken in een puur refererende context, om aan te geven dat zijn producten (denk bijv. aan producten als koptelefoons, telefoonopladers, scheermesjes, koffiecups of -pads etc.) compatibel zijn met het product van de merkhouder. In die richtlijnen staat ook vaak een passage wat niet toegestaan is, bijvoorbeeld het (prominent) plaatsen van beeldmerken in marketingmaterialen. Dergelijke richtlijnen sluiten aan bij rechtspraak omtrent refererend merkgebruik.

Mocht je een merk refererend willen gebruiken, dan is het aan te raden om na te gaan of de eigenaar van het merk in kwestie zelf richtlijnen heeft opgesteld omtrent refererend merkgebruik. Omgekeerd kan het ook voor je eigen merk interessant zijn om zo een richtlijn op te stellen.

Houd het subtiel!

Refererend merkgebruik moet op een afgebakende wijze plaatsvinden. Dit betekent dat:

• Het merk niet te prominent op de verpakking of het product zelf mag staan;
• Er bij voorkeur geen beeldmerkversie mag worden gebruikt;
• Een afwijkende opmaak van de verpakking ten opzichte van die van de merkhouder de voorkeur heeft.

Het gebruik van een algemenere aanduiding kan ook een goede oplossing zijn om te voorkomen dat de grenzen van refererend merkgebruik worden overschreden. Denk bijvoorbeeld bij een koffiezetapparaat aan ‘ook geschikt voor koffiecups van andere merken’.

Dit artikel is geschreven door Noa Rubingh, zij werkt bij de afdeling Knowledge Management op ons kantoor te Amsterdam.