Rocky oppositie afgewezen als gevolg van  merkneutralisatie

Opposities tegen EU merkaanvragen die het woord 'Rocky' bevatten zijn afgewezen op grond van het feit dat elk gevaar van verwarring met het  bekende filmpersonage geneutraliseerd is door de duidelijke conceptuele verschillen. Pierre Coppin legt  het begrip merkneutralisatie uit in de context van het Rocky-uitspraak.

Twee EU merkaanvragen - één voor het woordmerk "Rocky" en de andere voor een grafische weergave van het merk ROCKY (zie afbeelding hieronder) - werden ingediend in februari 2020 voor alcoholvrije dranken en bieren.

Tegen deze aanvragen  werd oppositie ingediend en door de oppositieafdeling van het EUIPO afgewezen:

• Niet op grond van het feit dat de producten niet identiek of soortgelijk zijn  (klasse 32);
• Niet op grond van het ontbreken van overeenstemming , aangezien merk en teken  fonetisch in middelmatige mate en visueel in geringe mate overeenstemmen;
• Maar wel wegens het begripsmatige verschil dat voortvloeit uit de bekendheid van het publiek met het filmpersonage "Rocky".

Het begrip merkneutralisatie

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) kunnen begripsmatige verschillen tussen merk en teken visuele en fonetische overeenstemmingen tussen merk en teken  "neutraliseren". Dit kan op voorwaarde dat merk of teken  voor het relevante publiek een duidelijke en bepaalde betekenis heeft, die  het publiek  waarschijnlijk rechtstreeks zal begrijpen.

In deze context heeft het Gerecht van de EU en het HvJEU geoordeeld dat een merkaanvraag begripsmatig kan verschillen wanneer het door het publiek in verband zal worden gebracht met de naam van een bekend persoon, en dat een dergelijk verschil in bepaalde omstandigheden de visuele en fonetische overeenstemmingen van  vergeleken merk en teken kan neutraliseren.

Dit was voor het eerst het geval in de uitspraken van het Gerecht van de EU nr. T554/14 van 26 april 2018 en van het HvJEU nr. 449/18 P - C474/18 P van 17 september 2020, waarin het verwarringsgevaar tussen de merkaanvraag  (hieronder afgebeeld) en de oudere EU-merken MASSI werd verworpen.

De afwijzing was gebaseerd op het begripsmatige verschil doordat een aanzienlijk deel van het relevante publiek, het element  "MESSI" met de naam van de bekende voetbalspeler associeerde, ondanks de visuele/fonetische overeenstemmingen van merk en teken  en de soortgelijkheid  van de producten waarop respectievelijk de kleding en de beschermende uitrusting betrekking hebben.

Recent heeft het Gerecht van de EU in uitspraak nr. 368/20 van 16 juni 2021 geoordeeld dat de merkaanvraag "MILEY CYRUS " een duidelijke en vaststaande semantische inhoud heeft voor het relevante publiek aangezien het verwijst naar een bekend publiek figuur van internationale faam (zangeres en actrice) die  bekend is bij de goed geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige personen, zodat conceptuele verschillen ontstaan die de visuele en fonetische overeenstemmingen met het oudere merk (zie hieronder) kunnen neutraliseren voor het relevante publiek.

Het begrip merkneutralisatie is echter niet zonder grenzen. Zo oordeelde het EUIPO in een oppositiebeslissing SPARK/STARCK in 2021 dat de uitspraak van het Gerecht van de EU nr. T554/14 (MASSI/MESSI) niet  kon worden toegepast in die zin dat "de vermeende reputatie van de aanvrager, Philippe Starck, als grote designer niet automatisch kan worden uitgebreid tot het woordmerk 'STARCK'".

Toepassing van het begrip op een fictief personage

In het geval van de twee EU merkaanvragen voor het woordmerk en het logo Rocky, was de conceptuele verwijzing van de tekens niet naar een echte persoonlijkheid, zoals bij de zangeres Miley Cirus  of de voetballer Messi, maar naar een fictief personage.

Volgens de oppositieafdeling van het EUIPO zal de overgrote meerderheid van het relevante publiek  het element "Rocky" opvatten als de door Sylvester Stallone uitgebeelde bokser Rocky Balboa, de hoofdpersoon uit de internationaal bekende filmreeks.

Deze duidelijke en specifieke verwijzing (versterkt door de afbeelding van een bokser in het beeldmerk) werd voldoende geacht om de visuele/fonetische gelijkenissen tussen merk en  teken te compenseren en om het gevaar van verwarring met het oudere merk (dat ook een verschil in het aantal letters vertoonde) te helpen uitsluiten.

Er kunnen  vraagtekens worden gezet bij de reikwijdte aangaande  merkneutralisatie  in de  jurisprudentie Maar in elk geval tonen deze uitspraken aan dat het personage "Rocky" na meer dan 45 jaar na de release van de eerste film niet aan pit ontbreekt.

In deze context kan het raadzaam zijn om de filmklassiekers te bekijken alvorens op te treden tegen een conflicterende merkaanvraag of, op zijn minst advies te vragen aan  uw consultant  over de kans op succes om op te treden tegen een merk waar een conceptueel verschil van toepassing kan zijn.

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merknaam registratie of merkregistratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Neem in geval van vragen over dit onderwerp contact op met uw Novagraaf consultant of neem direct hieronder contact met ons op.  
Pierre Coppin is consultant  bij Novagraaf in Frankrijk.