Sky versus SkyKick: kwade trouw, duidelijkheid en nauwkeurigheid bij merkregistraties

Recent heeft het Hof van Justitie EU een belangrijke uitspraak gedaan over het vereiste om waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven bij het registreren van een merk. Wat houdt dit vereiste precies in? En wat stelt het Hof van Justitie EU over de niet-naleving van dit vereiste? Frouke Hekker zet de relevante leerstukken en het arrest voor u uiteen.

Achtergrond – twee leerstukken van belang

• Waren- en dienstenclassificatie in de Benelux en EU

Wanneer een merk wordt aangevraagd, dient de aanvrager aan te geven voor welke waren en/of diensten hij bescherming verlangt. Alle producten en diensten zijn ondergebracht in een internationaal erkende classificatie bestaande uit 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. De waren- en dienstenspecificatie heeft implicaties voor de beschermingsomvang van een merk. Uitgangspunt van merkbescherming is immers dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bovendien is in wetgeving bepaald dat een merk dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar voor (deels) andere waren en diensten wordt gebruikt dan waarvoor het is aangevraagd, (deels) vervallen kan worden verklaard op grond van niet (normaal) gebruik.

Sinds het arrest IP Translator van het Hof van Justitie EU in 2012 en de codificatie daarvan in Benelux- en EU-merkenwetgeving in 2019 resp. 2016 geldt dat de waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig dienen te worden gespecificeerd.

• Kwade trouw in het merkenrecht

Op grond van Benelux- en EU-wetgeving kan een merk nietig worden verklaard als de merkhouder te kwader trouw was toen hij de merkaanvraag indiende. Het begrip ‘kwade trouw’ wordt in de wetgeving echter niet gedefinieerd. Door het Hof van Justitie EU is wel nadere invulling gegeven in verschillende arresten. Daaruit blijkt dat sprake is van kwade trouw wanneer de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Arrest HvJ EU Sky/SkyKick

Op 29 januari van dit jaar heeft het Hof van Justitie zijn langverwachte uitspraak gedaan in het geschil tussen de Britse tv-zender Sky en SkyKick, een softwarebedrijf voor cloudbeheer. De onderneming Sky had SkyKick aangeklaagd wegens inbreuk op haar Britse en Uniemerken waarin het woord 'Sky' voor downloadbare software en andere diensten is vastgelegd. SkyKick stelde zich op het standpunt dat het merk SKY ongeldig was wegens gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid in de waren en dienstenspecificatie en dat het merk te kwader trouw was geregistreerd, aangezien de commerciële activiteiten van Sky niet alle waren/diensten omvatten die in de merkaanvragen waren gespecificeerd.

In de uitspraak worden de prejudiciële vragen beantwoord die in een geschil tussen de ondernemingen Sky en SkyKick zijn gesteld door de Britse rechter. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld een vraag van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie EU), betreffende de uitleg van een rechtsregel. In dit geval heeft de Britse rechter prejudiciële vragen gesteld over of (kort gezegd) het niet naleven van het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid door de merkhouder met zich meebrengt dat de merkaanvraag of -registratie te kwader trouw is verricht.

Het Hof van Justitie EU stelt dat dit niet het geval is en overweegt daarbij:

• De merkenverordening en -richtlijn bevat een uitputtende lijst van de gronden voor absolute nietigheid.
• De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten maakt geen deel van uit van deze absolute nietigheidsgronden.
• Dit volgt ook niet uit het vereiste van grafische voorstelling (dit vereiste gold ten tijde van de aanvang van deze procedure nog, maar is inmiddels vervangen door het vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave) of onder strijd met de openbare orde, zoals door SkyKick was aangevoerd.  
• Een merkaanvraag die wordt ingediend zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, levert enkel dan een handeling te kwader trouw op als de aanvrager van dat merk de intentie had om afbreuk te doen aan de belangen van derden.
• Kwade trouw van de merkaanvrager kan echter niet worden aangenomen puur omdat hij op het moment van indiening van de merkaanvraag geen economische activiteiten uitvoerde die overeenstemde met de in die aanvraag gespecificeerde waren en diensten.

Oftewel: een Uniemerk of een nationaal merk binnen de EU, zoals een Benelux-merk, kan niet geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond van kwade trouw wanneer enkel de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp of advies over het op juiste wijze beschermen van uw merk, kunt u contact opnemen met uw Novagraaf-consultant of middels onderstaande button.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.