Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Het Gerecht van de EU heeft een eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep, waarbij de merkregistratie van het bekende schaakpatroon van het Franse merk Louis Vuitton, "Damier Azur", ongeldig werd verklaard, vernietigd. Dit besluit is een bevestiging van de opvattingen van het Gerecht van de EU over onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door gebruik van een merk in de gehele EU. 

Achtergrond

Louis Vuitton Malletier verkreeg in november 2008 een EU merkregistratie  oor het “Damier Azur”-schaakbordpatroon, zoals dat gebruikt wordt op luxe lederwaren. Het merk (rechts afgebeeld) werd geregistreerd voor waren in de klasse 18 waarin onder andere koffers, tassen en andere lederwaren zijn gerangschikt. 

Tegen het merk werd een nietigheidsactie ingesteld en eind 2016 heeft de nietigheidsafdeling van EUIPO beslist dat het merk op grond van artikel 52, lid 1, en artikel 7, lid 1, sub b, van de EU-merkenverordening (EUTMR) nietig was. 

Het argument van Louis Vuitton  dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de EU-merkverordening werd door de nietigheidsafdeling niet gehonoreerd.

Het arrest van het Gerecht

Louis Vuitton ging zonder succes in beroep bij de tweede Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau EUIPO. Toen dat werd verworpen, werd verder beroep ingesteld bij het Gerecht van de EU. Het beroep werd door Louis Vuitton gebaseerd op twee argumenten, namelijk:

(1) dat de Kamer van Beroep het inherente onderscheidend vermogen van het merk Damier Azur onjuist had beoordeeld, aangezien de Kamer van Beroep zich had gebaseerd op vermeende "bekende feiten" ter aanvulling van de door de aanvrager van de nietigverklaring aangevoerde argumenten; 
en
(2) dat de Kamer van Beroep het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk onjuist heeft beoordeeld.

De 'bekende feiten'

In de gevestigde jurisprudentie worden bekende feiten gedefinieerd als feiten die waarschijnlijk voor iedereen bekend zijn of uit 'algemeen toegankelijke bronnen' kunnen worden opgepikt. Wanneer organen van het EUIPO besluiten rekening te houden met welbekende feiten, zijn zij niet verplicht om in hun besluiten de juistheid van dergelijke feiten vast te stellen.

i) Het Gerecht heeft onderzocht of de Kamers van Beroep van het EUIPO het recht hadden om hun beoordeling van het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk Damier Azur te baseren op "bekende feiten".

Het Gerecht heeft geoordeeld dat het niet in strijd is met de regels inzake de bewijslast wanneer het EUIPO rekening houdt met de bekende feiten. Het is echter van belang dat de onderzoekers van het EUIPO en de Kamers van Beroep van het EUIPO bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden deze feiten onderzoeken om vast te stellen of het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, onder een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 valt.

Bovendien is het aan de partij die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend, om bewijzen over te leggen die de geldigheid van het betrokken merk in twijfel trekken. De reden hiervoor is dat, wanneer het gaat om een nietigheidsprocedure, EU-merken als geldig worden beschouwd totdat zij door het EUIPO na een nietigheidsprocedure nietig worden verklaard.

ii) Het Gerecht heeft onderzocht of het feit dat het betrokken merk een fundamenteel en alledaags patroon is dat niet significant afwijkt van de norm of de gebruiken van de betrokken sector, kan worden beschouwd als een bekend feit.

In dit verband was het Gerecht het eens met verschillende feiten die in de beslissing van de Kamer van Beroep zijn vermeld, met name dat het schaakbordpatroon een basis- en alledaags beeldpatroon is, aangezien het bestaat uit een regelmatige opeenvolging van vierkanten van dezelfde grootte, zonder opmerkelijke variaties ten opzichte van het conventionele schaakbordpatroon.

Verworven onderscheidend vermogen door gebruik

In zijn beslissing over het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen is het Gerecht het echter eens met het argument van Louis Vuitton dat de Kamer van Beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt met betrekking tot het door gebruik verworven onderscheidend vermogen.

De Kamer van Beroep had de lidstaten van de EU in drie groepen verdeeld en heeft geoordeeld dat het aangevoerde bewijs ter ondersteuning van het argument van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in een van deze groepen (groep 3) onvoldoende was. Op grond hiervan heeft zij geoordeeld dat het bewijsmateriaal - individueel en in zijn geheel - niet voldoende was om het vereiste verkregen onderscheidend vermogen aan te tonen.

Door het voor de andere groepen verstrekte bewijsmateriaal zonder verdere beoordeling buiten beschouwing te laten, is het Gerecht van oordeel dat de Kamer van Beroep het dossier in overeenstemming moest brengen met artikel 59, lid 2, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk en met het vereiste om het door Louis Vuitton verstrekte bewijsmateriaal globaal te beoordelen.

Wij hebben al eerder geschreven over hoe de kwaliteit van het geleverde bewijs van invloed kan zijn op de uitkomst van een nietigheidsprocedure (zie bijvoorbeeld 'Big Mac, Big Mistake'). Het aanleveren van kwalitatief bewijs is met name van belang in de EU, waar ook de omvang van het territoriale gebruik van een merk in aanmerking wordt genomen.

Zoals het Hof van Justitie van de EU in zijn arrest 'KitKat' van 2018 duidelijk heeft gemaakt, vereist de EUTMR niet dat de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in elke afzonderlijke EU-lidstaat aan de hand van afzonderlijk bewijs moet worden vastgesteld. Het voorgelegde bewijsmateriaal moet echter wel in staat zijn om deze verwerving in de gehele EU vast te stellen. Het Hof formuleerde dit als volgt: "het is mogelijk dat de marktdeelnemers voor bepaalde waren of diensten verschillende lidstaten in hetzelfde distributienetwerk hebben samengebracht en deze lidstaten, met name met het oog op de marketingstrategie, hebben behandeld alsof het om één en dezelfde nationale markt ging. In dergelijke omstandigheden is het bewijs voor het gebruik van een teken op een dergelijke grensoverschrijdende markt waarschijnlijk relevant voor alle betrokken lidstaten".

Vervolg?

Nu het Gerecht heeft geoordeeld dat de Kamer van Beroep een fout heeft gemaakt bij de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, zal de zaak worden terugverwezen naar de Kamer van Beroep voor een herziening.

Het voeren van procedures is werk voor specialisten. Of het nu gaat om het indienen van oppositie tegen de aanvraag van een conflicterend merk, een nietigheidsprocedure of het verweer tegen dergelijke acties, neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met één van onze consultants of via deze link.