Uniemerk BIG MAC vervallen verklaard, ‘normaal gebruik’ onvoldoende bewezen

Het recente geschil tussen de wereldberoemde fastfoodketen McDonald's en de lokale Ierse fastfoodketen Supermac’s heeft geleid tot de vervallenverklaring van het Uniewoordmerk BIG MAC. Volgens de nietigheidsafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO), voldeed McDonald's niet aan de voorwaarden om normaal gebruik van het merk te bewijzen. Wat kunnen merkhouders leren van deze zaak, en wat moeten zij doen om te voorkomen dat hun merk vervallen wordt verklaard omdat het juridisch gezien niet normaal wordt gebruikt?

Bewijs van normaal gebruik

Op grond van artikel 58 lid 1 sub a Uniemerkenverordening worden de rechten van de houder van een Uniemerk op vordering bij het EUIPO vervallen verklaard, wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Europese Unie is gebruikt voor de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven. De wezenlijke functie van een merk is immers om de identiteit of herkomst van de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven te waarborgen, zodat het kan worden onderscheiden van producten of diensten met een andere herkomst.

Het is van belang dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt voor de producten en diensten waarvoor het is ingeschreven. Symbolisch gebruik of intern gebruik valt niet onder het begrip 'normaal gebruik'. Normaal gebruik kan niet worden afgeleid uit het commerciële succes dat een merk heeft. Daarnaast hoeft de kwantiteit van gebruik niet significant te zijn om als ‘normaal’ te worden bestempeld. Het is namelijk afhankelijk van diverse kenmerken van de producten of diensten op de betreffende markt.

Bepalend voor de vraag of sprake is van normaal gebruik, is of de ingediende bewijsmiddelen de plaats, tijd, omvang en aard van het gebruik van het betwiste merk bepalen voor de producten en diensten waarvoor het is ingeschreven. De middelen om aan te tonen dat normaal gebruik is gemaakt van een merk zijn onbeperkt. De houder van een merk heeft dan ook het recht om een breed scala aan bewijsmateriaal in te dienen.

Supermac’s vs. McDonald’s: bewijs van normaal gebruik in de praktijk

In de kwestie tussen Supermac’s en McDonald’s, diende de lokale Ierse fastfoodketen Supermac’s een vordering tot vervallenverklaring van het merk BIG MAC in bij het EUIPO. McDonald’s moest bewijzen dat het merk BIG MAC in een ononderbroken periode van vijf jaar normaal is gebruikt voor de volgende producten en diensten:

Klasse 29 - Voedingsmiddelen bereid uit vlees, varkensvlees, vis en gevogelte, vleessandwiches, vissandwiches, sandwiches met varkensvlees, kipsandwiches, geconserveerde en gekookte groenten en fruit, eieren, kaas, melk, melkbereidingen, augurken, toetjes.

Klasse 30 - Broodjes, vleessandwiches, varkenssandwiches, vissandwiches, kip belegde broodjes,
koekjes, brood, gebak, koekjes, chocolade, koffie, koffiesurrogaten, thee, mosterd, havermout, gebakjes, sauzen, smaakmakers, suiker.

Klasse 42 - Diensten verleend aan of in verband met exploitatie- en franchisingrestaurants en andere instellingen of faciliteiten die zich bezighouden met het verstrekken van voedsel en dranken die zijn klaargemaakt voor consumptie en doorrijvoorzieningen; bereiding van voedsel dat kan worden afgevoerd; het ontwerpen van dergelijke restaurants, inrichtingen en faciliteiten voor derden; bouwplanning en bouwadvies voor restaurants voor derden.

McDonald’s overlegde een aantal bewijsstukken die moesten aantonen dat het merk BIG MAC gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar is gebruikt voor bovengenoemde producten en diensten:

• drie beëdigde verklaringen, waarin vertegenwoordigers van McDonald's in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijke verkoopcijfers claimden met betrekking tot de 'Big Mac' hamburger voor de periode tussen 2011 en 2016;
• brochures en kopieën van reclameaffiches waarop verpakkingen voor ‘Big Mac’ hamburgers te zien zijn. Deze posters tonen de verpakking als onderdeel van een groter menu. Het Uniemerk verschijnt op het ingediende materiaal met betrekking tot broodjes;
• kopieën van 18 websites van McDonald's, waarop diverse afbeeldingen van ‘Big Mac’ hamburgers zijn te zien;
• een kopie van en.wikipedia.org, inhoudende de geschiedenis van de ‘Big Mac’ en andere relevante gegevens, zoals voedingswaarden in verschillende landen.

Oordeel EUIPO

Zoals eerder uiteengezet, kan de houder van een merk een breed scala aan bewijsstukken indienen om te bewijzen dat het merk normaal is gebruikt. Het bewijs dat door McDonald’s is ingediend, werd door EUIPO echter als zeer beperkt gekwalificeerd.

Allereerst moet worden opgemerkt dat Wikipedia-vermeldingen niet als een betrouwbare informatiebron kunnen worden beschouwd, omdat ze kunnen worden aangepast door alle gebruikers van Wikipedia. Het EUIPO concludeert voorts dat het ingediende bewijsmateriaal onvoldoende details bevat over de mate van gebruik. De verkoopcijfers in de beëdigde verklaringen hebben geen substantiële grond die voldoende informatie biedt ter ondersteuning van het geclaimde verkoopsucces. Bovendien bevatten de documenten onvoldoende informatie waaruit blijkt dat producten voorzien van het merk BIG MAC daadwerkelijk ter verkoop werden aangeboden. Verder heeft McDonald's geen enkele commerciële transactie overgelegd ter staving van het bewijs voor normaal gebruik.

Verrassend genoeg gaf geen van de bewijzen blijk van het feit dat producten voorzien van het merk BIG MAC daadwerkelijk kon worden gekocht, fysiek dan wel via de website. Met betrekking tot de geregistreerde diensten (klasse 42) is door McDonald’s geen enkel bewijs geleverd dat verwijst naar een van de geregistreerde diensten die worden aangeboden onder het Uniemerk. Het EUIPO kwam dan ook tot de conclusie dat de registratie voor het betwiste merk BIG MAC in zijn geheel moet worden doorgehaald.

McDonald’s heeft aangegeven tegen deze beslissing in beroep te gaan.

Moeten merkhouders zich bewuster zijn?

Het recente oordeel van de nietigheidsafdeling van het EUIPO kan worden opgevat als waarschuwing voor ondernemingen. Zij kunnen niet langer simpelweg merken aanvragen zonder de intentie te hebben deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Ondernemingen die merken registreren, dienen vanaf de indieningsdatum al een goede administratie bij te houden wat betreft (de omvang van) het gebruik van het merk. Dit zal hen helpen om bewijs van normaal gebruik aan te leveren dat voldoende omvangrijk is, waardoor claims zoals Supermac’s heeft ingediend beter kunnen worden bestreden. Zoals ook uit het eerder door ons toegelichte KitKat-arrest bleek, is het van belang dat merkhouders voldoende bewijsmateriaal kunnen indienen ter staving van hun argumenten. Het enkele feit dat het merk bekend is, is niet voldoende om de registratie van het merk ook in stand te houden.

Wij geven graag een gericht advies over de op u toegespitste situatie.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.