Van onderzoek tot registratie: de rol van gebruiksverificatie

Goed voorbereid heeft u een beschikbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid en registreerbaarheid van uw merk. Helaas brengt het onderzoek een oudere merkregistratie naar voren van een merk dat conflicteert met uw merk. De oudere merkregistratie staat echter al langer dan vijf jaar ingeschreven en lijkt niet meer in gebruik. Wat nu?  

Bij een beschikbaarheidsonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de registreerbaarheid en de beschikbaarheid van een teken dat u wilt inschrijven als merk. Er wordt als eerste gekeken of uw teken ingeschreven kan worden als merk. De vraag daarbij is of uw teken over voldoende onderscheidend vermogen beschikt, of het teken duidelijk en nauwkeurig kan worden weergegeven, en of er andere gronden zijn voor een weigering op absolute gronden. Daarnaast wordt onderzocht of uw teken beschikbaar is. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar oudere overeenstemmende en identieke merken voor soortgelijke waren en diensten, waardoor er verwarring kan ontstaan tussen de merken en die daardoor een potentieel risico vormen voor de registratie en het gebruik van uw merk.  

Overeenstemmend merk gevonden 

Als uw merk overeenstemt met, of identiek is aan een eerder ingeschreven merk, hoeft dit overeenstemmende merk niet direct een belemmering te vormen voor de registratie van uw merk. In merkenwetgeving wordt bepaald dat het recht op een merk vervalt als het merk gedurende een periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt. Sommige landen hebben hierop een uitzondering zoals bijvoorbeeld China waar in de wetgeving een periode van drie jaar is opgenomen.  

Het recht op een merk vervalt echter niet automatisch. Zolang niemand het verval inroept, blijft het merk in het register staan. Als u beroep wil doen op verval van een eerder merk, moet u bij het nationale merkenbureau doorhaling van dat merk verzoeken. 

De rechten op een voor verval vatbaar merk kunnen bovendien herleven als het merk opnieuw in gebruik wordt genomen. Als uw merk is aangevraagd in een periode waarin het eerdere merk van iemand anders langer dan vijf jaar niet gebruikt is, kan de houder van de oudere registratie geen bezwaar maken tegen uw merk, zelfs niet als hij het daarna weer gaat gebruiken. In dat geval moet de oudere merkhouder uw merk dulden. 

Gebruiksverificatie 

Natuurlijk wilt u voorkomen dat een merk dat in principe vervallen is, later alsnog een probleem kan vormen wanneer het recht op het merk is hersteld door hernieuwd gebruik, en dat u elkaar daarom moet dulden, zowel in het merkenregister als op de markt. Dit tast immers de exclusiviteit van uw merk aan.  

Daarom is het van groot belang om merken die gedurende een periode van vijf jaar niet zijn gebruikt en die bezwarend kunnen zijn voor uw merk te laten doorhalen en indien nodig een procedure te starten om de vervallenverklaring te vorderen. De merkhouder krijgt de mogelijkheid om zich te verweren tegen een doorhalingsverzoek middels het indienen van gebruiksbewijs.  

Om in eerste instantie duidelijkheid te krijgen over de vraag of een overeenstemmend merk dat al in het register staat daadwerkelijk wordt gebruikt, bieden we een aanvullende onderzoeksdienst aan: de gebruiksverificatie. Bij een gebruiksverificatie wordt gezocht naar bronnen die het gebruik kunnen bevestigen en wordt op anonieme basis door gespecialiseerde onderzoekers contact opgenomen met de merkhouder om duidelijkheid te krijgen over het wel of niet gebruik van het merk. Hiermee krijgt u inzicht in het gebruik van het merk en kunnen wij u nader adviseren of het indienen van een doorhalingsverzoek succesvol zal zijn.  

De voordelen spreken voor zich: gebruiksverificatie geeft niet alleen meer zekerheid bij de beslissing om een bepaald merk te laten registreren, maar kan ook nuttig zijn in geval van een conflict met de houder van een eerder geregistreerd merk. Het helpt uw positie te bepalen en maakt het mogelijk de risico's die u loopt nauwkeurig vast te stellen. Gebruiksverificatie is niet alleen mogelijk in de Benelux, maar ook in de meeste andere landen.  

Meer weten over merkonderzoek of gebruiksverificatie? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer nu op onze nieuwsbrief om op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen.  

Dit artikel is geschreven door Noé Himmelreich, hij werkt als junior associate op ons kantoor in Amsterdam.