Wetgeving inzake inbreuk op merken: verschillende definities van indirecte verwarring in de EU en het VK

Geschillen over merken kunnen in verschillende jurisdicties een andere uitkomst hebben, zoals blijkt uit een aantal parallelle opposities in de EU en het VK.  Brits merkengemachtigde Mona Asgari onderzoekt de verschillende standpunten die het Europese merkenbureau EUIPO en het Britse UKIPO hebben ingenomen in  recente opposities gebaseerd op indirecte verwarring en benadrukt het belang van lokale vertegenwoordiging.

Het wordt steeds duidelijker dat het Britse Intellectual Property Office (UKIPO) en het European Union IP Office (EUIPO) een tegenstrijdig standpunt innemen over  indirecte verwarring . Dit blijkt uit een aantal parallelle oppositieprocedures in het VK en de EU, die na de Brexit gevoerd werden, waaronder de recente zaak ASICS Corporation tegen World Champion Imprint Club Limited.

Zowel de UK Trade Marks Act 1994 als de Uniemerkverordening stellen uitdrukkelijk dat "verwarringsgevaar ook het gevaar van associatie met het oudere merk inhoudt". In ASICS v World Champion Imprint Club was er echter een schril contrast tussen de standpunten van de twee IE-bureaus met betrekking tot dit punt van beoordeling van de merkinbreuk.

In november 2022 was Novagraaf-klant ASICS Corporation succesvol in zijn Britse oppositie tegen World Champion Imprint Club, waarbij het UKIPO  verwarringsgevaar concludeerde  op basis van indirecte verwarring.  Enkele maanden eerder oordeelde het EUIPO (in opposities B3142170 en B3142186) dat er geen verwarringsgevaar tussen de merken bestond.

Indirecte verwarring

ASICS verzette zich tegen de aanvragen van World Champion Imprint Club in zowel het VK als bij  het EUIPO op basis van het swirl-logo (hieronder afgebeeld).

Betwiste merkaanvragen van World Champion Imprint Club Limited

Eerder merk van ASICS Corporation

Wat het verwarringsgevaar betreft, verwees het UKIPO naar de soorten indirecte verwarring zoals beschreven in de bekende zaak LA Sugar:

“Hoewel zowel directe als indirecte verwarring leiden tot vergissing  aan  de kant van de consument, is het belangrijk om te onthouden dat deze verwarring  heel verschillend van aard kan zijn. Directe verwarring houdt geen redeneerproces in - het is gewoon een kwestie van het ene teken voor het andere verwarren. Indirecte verwarring ontstaat daarentegen pas wanneer de consument daadwerkelijk heeft erkend dat het jongere merk verschilt van het oudere merk.”

Hoewel de feiten van de zaak niet direct pasten in de categorieën die in LA Sugar zijn uiteengezet, werd geoordeeld dat de voorbeelden van indirecte verwarring die in de uitspraak werden besproken, niet uitputtend waren.

De analyse van het UKIPO omvatte overwegingen met betrekking tot de positie in de markt. Het kwam tot de conclusie dat wanneer sprake is van een groter onderscheidend vermogen en een grotere reputatie, zoals in het geval van de oudere merken van ASICS, er ruimte is voor een logische merkuitbreiding of een submerk dat leidt tot indirecte verwarring. Het UKIPO heeft een besluit genomen, dat bijna 60 pagina's beslaat, en concludeert dat de door World Champion Imprint Club aangevraagde merken de kans van associatie creëerden en heeft de oppositie toegewezen.

Tegenstrijdig EU-recht op inbreuk op merken

De beoordeling door het EUIPO omvatte daarentegen geen overwegingen aangaande  indirecte verwarring. Het EUIPO oordeelde dat de betwiste merken beeldmerken waren die uit woordelementen bestonden, terwijl de oudere merken abstracte beeldelementen waren, zodat ze niet konden worden vergeleken en er dus geen verwarringsgevaar kon bestaan.

De conclusies uit de belangrijke Sabel-zaak speelden ook hier een rol. Met name:

"Het criterium van verwarringsgevaar, waaronder het gevaar van associatie […], moet aldus worden uitgelegd dat de loutere associatie die het publiek tussen twee merken zou kunnen maken op grond van hun analoge semantische inhoud, op zichzelf geen voldoende grond is voor de conclusie dat er verwarringsgevaar in de zin van die bepaling bestaat.”

De vergelijking van de merken stopte hier en verwarringsgevaar werd door het EUIPO niet mogelijk geacht. Dit komt voort uit een lange reeks jurisprudentie en EUIPO-uitspraken die stellen dat de waarschijnlijkheid van associatie betrekking heeft op families van of reeksen merken.

Daarom is het standpunt in de EU dat associatiegevaar niet wordt beschouwd als een alternatief voor het vaststellen van verwarringsgevaar. In de praktijk betekent dit dat de beoordeling van de kans van associatie vaak gewoonweg niet plaatsvindt. Bij de vergelijking van de merken door het EUIPO, waarbij geen sprake was van een reeks of familie van merken, oordeelde EUIPO dat de merken niet overeenstemmend waren met als gevolg dat de opposities werden afgewezen. De motivering van de  EUIPO-uitspraken besloegen elk slechts vijf pagina's, tegenover de 60 in de zaak bij UKIPO.

Het belang van lokale vertegenwoordiging

De sterk verschillende uitkomsten zijn een goed voorbeeld om het belang te onderstrepen van het inschakelen van lokale deskundigen wanneer een geschil zich afspeelt in verschillende jurisdicties. Novagraaf beschikt behalve over een kantoor in Amsterdam over vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Zwitserland. In alle andere landen heeft Novagraaf partners die een sterk en zeer deskundig netwerk vormen om de actie te nemen die nodig is om uw rechten te handhaven.

Neem voor aanvullende informatie of inzicht in directe of indirecte verwarring contact op met je Novagraaf-consultant of via link.

Mona Asgari is een Brits merkengemachtigde en werkt op ons kantoor in Londen.