Zara in het ongelijk gesteld in merkenrechtzaak

Inditex, het moederbedrijf van verschillende bekende modemerken zoals Zara heeft geen gelijk gekregen van het Gerecht van de EU (hierna ‘Gerecht’) in haar beroep tegen de oppositie van Ffauf Italia inzake de aanvrage van het woordmerk ZARA voor verschillende levensmiddelen, restaurantdiensten en het verkopen van levensmiddelen.

Achtergrond van de zaak

Deze zaak heeft zijn oorsprong heeft in 2010, het jaar waarin Inditex het woordmerk ZARA registreerde voor de volgende waren en diensten: 

• “Klasse 29: ‘Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk products; edible oils and fats’;
• Klasse 30: ‘Rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; rice-based snack food’;
• Klasse  31: ‘Fresh vegetables’;
• Klasse  32: ‘Fruit juices’;
• Klasse 35: ‘Retailing and wholesaling in shops, selling via global computer networks, by catalogue, by mail order, by telephone, by radio and television and via other electronic means of preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, edible oils, rice, flour and preparations made from cereals, bread, vinegar, sauces (condiments)’;
• Klasse  43: ‘Restaurant services (food), self-service restaurants, cafeterias’.”

Ffauf Italia SpA stelde tegen deze aanvrage oppositie in op basis van 11 eerdere merkregistraties , waaronder voor het woordmerk LE DELIZIE ZARA (ingediend in 2003) voor olijfolie, rijst, broodstengels, balsamico azijn en pastasauzen en voor een beeldmerk ZARA (ingediend in 2004) geregistreerd voor verse, droge, geconserveerde, bevroren en kant-en-klare pasta maar ook voor alle producten van Italiaanse herkomst. 

De vergelijking van merken en het verwarringsgevaar

Indien sprake is van verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag wordt ingediend, is dat op basis van artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening een grond om de merkaanvraag te weigeren.

Of sprake is van gevaar voor verwarring, wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de producten en diensten waarvoor dit merk en teken zijn gedeponeerd. 

Bij de beoordeling moet rekening moet worden gehouden met:

• het publiek voor wie de producten en diensten bestemd zijn;
• de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken;
• de aard, het doel en de wijze van gebruik van de aangeduide producten en diensten, en de vraag of zij met elkaar concurreren of elkaar aanvullen; en
• eventuele aanvullende factoren, zoals producenten, distributiekanalen en verkooppunten.

Verder moet in aanmerking genomen worden dat "een geringere mate van overeenstemming tussen de producten of diensten kan worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen merk en teken en vice versa". In dergelijke gevallen is een algemene beoordeling nodig die rekening houdt met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van de zaak.

Vonnis van het Gerecht 

Uiteindelijk heeft het Gerecht de beslissing van de Vierde Kamer van Beroep bevestigd en benadrukt dat er inderdaad verwarringsgevaar bestaat tussen enerzijds het door Inditex aangevraagde woordmerk ZARA en anderzijds het woordmerk LE DELIZIE ZARA en het figuratieve merk ZARA. 

Omdat de registraties van Ffauf Italia ouder zijn dan vijf jaar en de merken daarom zijn onderworpen aan de gebruiksverplichting heeft Inditex geprobeerd het vereiste ‘normaal gebruik’ van het beeldmerk ZARA voor droge pasta van Italiaanse herkomst en het woordmerk LE DELIZIE ZARA voor wat betreft de waren in klassen 29 en 30, te betwisten. 

Echter, het Gerecht bevestigde, in lijn met de Vierde Kamer van Beroep, dat het beeldmerk ZARA voor de desbetreffende waren wel normaal gebruikt is en dat het ‘normaal gebruik’ van het woordmerk LE DELIZIE ZARA ten tijde van de zaak nog niet betwist kon worden omdat dat woordmerk toen nog niet gebruiksplichtig was. De gebruiksverplichting houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet heeft gebruikt, hij in beginsel geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie die dan voor doorhaling vatbaar is. 

Omdat het merk ZARA van Inditex bekend is, heeft Inditex beargumenteerd dat deze reputatie in acht genomen zou moeten worden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Bekende merken genieten namelijk op basis van hun reputatie, een grotere beschermingsomvang. Echter, in overeenstemming met eerdere jurisprudentie heeft het Gerecht besloten dat de bekendheid van het merk alleen relevant is met betrekking tot het eerdere merk en niet het latere merk. Daarom heeft de reputatie van het latere merk ZARA, in dit geval geen invloed op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Het Gerecht heeft, overeenkomstig de beslissing van de Vierde Kamer van Beroep, besloten dat er verwarringsgevaar bestaat met betrekking tot de waren en diensten zoals geregistreerd in Nice klassen 29, 30, 35 en 43. 

Het Gerecht heeft verder besloten dat het woordmerk ZARA voor deze waren en diensten zou moeten worden geweigerd omdat consumenten die behoren bij het relevante publiek, een link zouden leggen tussen het nieuwe woordmerk ZARA aan de ene kant en aan de andere kant het eerdere beeldmerk ZARA en het woordmerk LE DELIZIE ZARA. Dit is besloten omdat de waren en diensten waarvoor Inditex bescherming trachtte te verkrijgen identiek of soortgelijk zijn, de merken erg overeenstemmend zijn en consumenten maar een gemiddeld aandachtsniveau hebben wanneer ze dergelijke producten kopen. 

Wil je jouw merknaam laten registreren? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Wilt u meer informatie over merkbescherming of advies met betrekking tot (het oppositie instellen tegen) nieuwe merkaanvragen die mogelijk verwarring wekken met uw merk? Neem gerust contact op met onze consultants via de onderstaande button.