Jack Daniel’s en de Bad Spaniels
De zaak tussen de houder van het whiskeymerk Jack Daniel’s en de aanbieder van het hondenspeelgoed Bad Spaniels belicht de vraag wanneer sprake is van merkinbreuk en wanneer van parodie - waardoor er in casu wellicht geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Jack Daniel’s.
Jack Daniel’s whiskey
Jack Daniel’s is een bekend Amerikaans whiskeymerk dat wordt gedestilleerd in Lynchburg, Tennessee. Het bedrijf werd als Jack Daniel’s Tennessee Distillery in 1875 opgericht door Jasper Newton ‘Jack’ Daniel. Het bedrijf behoort inmiddels tot de Brown-Forman Corporation dat onder meer ook eigenaar is van Finlandia wodka en diverse andere whiskeymerken.
Bad Spaniels
VIP Products Llc. uit Phoenix, Arizona is een bedrijf dat hondenspeelgoed maakt. In juli 2013 introduceerde VIP onder het merk Bad Spaniels kauwspeelgoed voor honden. Het speelgoed heeft ruwweg de vorm van de karakteristieke fles van Jack Daniel’s en heeft een afbeelding van een spaniël en de woorden ‘Bad Spaniels’. Op het label van Jack Daniel’s staat: "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey" en op het label van het Bad Spaniels-speeltje staat in plaats daarvan "The Old No. 2, on your Tennessee Carpet". Daarnaast staat op het Bad Spaniels-speelgoed dat het "product niet verbonden is met de Jack Daniel’s Distillery".
Het bedrijf maak ook rubberen speelgoedflesjes die sterk lijken op Mountain Dew frisdrank, Heineken- of Corona-bier en waarvoor de benamingen Mountain Drool, Heini Sniff’n en Cataroma Extra worden gebruikt.
Inbreuk of parodie?
Jack Daniel’s is niet blij met het Bad Spaniels-speelgoed en stuurde een sommatie aan VIP, waarin het VIP van merkinbreuk betichtte en stopzetting van de verkoop eiste. VIP was het hier niet mee eens en stelt dat het om een parodie gaat.
Het bedrijf VIP vroeg van de rechter een uitspraak dat het speelgoed geen inbreuk maakte op de merkrechten van Jack Daniel’s en, subsidiair, dat de Jack Daniel’s fles en de opmaak van het etiket geen merkbescherming toekwam. VIP bleef het product verkopen.
Jack Daniel’s stapte naar de rechter en eiste stopzetting van de merkinbreuk en verwatering van zijn merk. In eerste aanleg besliste de rechter in het voordeel van Jack Daniel’s. De rechter besliste dat de trade dress van Jack Daniel’s fles merkenrechtelijk beschermd is (lees meer over trade dress bescherming in dit eerdere artikel). VIP stelde hoger beroep in tegen de uitspraak en in dit hoger beroep besliste de rechter dat Jack Daniel’s moet aantonen dat het gebruik van het merk door VIP ofwel niet artistiek relevant is voor het onderliggende merk ofwel dat de consument wordt misleid over de herkomst of de inhoud van het product.
Het is nog maar de vraag of Jack Daniel’s de zaak kan winnen.
In andere landen dan de Verenigde Staten zijn er ook mogelijkheden om het uiterlijk van een product of de opmaak van een verpakking te beschermen. Dit kan via het merkenrecht, maar ook is bescherming mogelijk op grond van de wetgeving inzake tekeningen en modellen en de auteurswet. Onze adviseurs kunnen u verder over dit onderwerp informeren.
Wij houden u op de hoogte van het verloop van de kwestie.