BouwApp versus Bouwen.app: rechter oordeelt dat geen sprake is van inbreuk

Onlangs speelde een kwestie tussen “de BouwApp” en “Bouwen.app”. Uitkomst van de procedure was dat er volgens de rechter geen sprake was van inbreuk op de merken- en handelsnaamrechten van de merkhouder van “de BouwApp” of van onrechtmatig handelen.

Relevante feiten

De aanbieder van de app “de BouwApp” is sinds 2013 houder van het hiernaast weergegeven Benelux woord-/beeldmerk. Met deze applicatie kan op een digitale manier  worden gecommuniceerd over bouwprojecten.

Ook maakt de merkhouder van “de BouwApp” sinds 2012 gebruik van de domeinnaam: www.debouwapp.nl. De merkhouder is van mening dat zij vanaf dat moment “de BouwApp” ook als handelsnaam gebruikt.

In 2018 is een app op de markt gebracht met de naam “bouwen.app” en wordt er gebruik gemaakt van de domeinnaam: www.bouwen.app. Hieronder hangt een website die wordt gebruikt om de app te verkopen. De eigenaar gebruikt “bouwen.app” als handelsnaam en tevens een beeldmerk bestaande uit een rood zeshoekig vlak met daarin een gestileerde witte bouwhelm in combinatie met de woorden: bouwen.app, zie hiernaast.     

Merkhouder van “de BouwApp” is van mening dat inbreuk wordt gemaakt op haar merken- en handelsnaamrecht en dat er sprake is van onrechtmatig handelen door de naam “bouwen.app” te exploiteren. Om die reden vordert de merkhouder dat de inbreukmaker veroordeeld wordt om het gebruik van “bouwen.app” te staken en gestaakt te houden.

Eigenaar van de applicatie “bouwen.app” is van mening dat hij geen inbreuk maakt op de merken- en handelsnaamrechten en dat hij niet onrechtmatig handelt.

De uitspraak

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat geen sprake is van een merkinbreuk op de merken- en handelsnaamrechten van de merkhouder van “de BouwApp” of van onrechtmatig handelen.

Geen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom
Uitgangspunt in het merkenrecht is dat tekens die geen onderscheidend vermogen hebben in relatie tot de producten en diensten waarvoor zij worden gebruikt niet als merk kunnen worden gemonopoliseerd.

Voor een succesvol beroep op het betreffende BVIE-artikel dient sprake te zijn van een overeenstemmend teken. Hier is sprake van indien het teken in zodanige mate visueel, auditief en begripsmatig op het merk lijkt dat het dezelfde totaalindruk achterlaat. Hierbij wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan die van verschil.

De rechter stelt dat het teken “bouwen.app” niet gelijk is aan “de BouwApp” op grond van de volgende overwegingen:

1. Visueel:  Het merk en het teken bestaan uit een afbeelding van een bouwhelm in combinatie met woorden. De verschillen die hier opvallen zijn: de verschillende kleuren die worden gebruikt voor de bouwhelmen en de details die zijn aangebracht in de weergave van de bouwhelmen. Daarnaast zijn de respectieve merken in  verschillend lettertype uitgevoerd en is er verschil in de maat/grootte van de woorden (hoofdletters). Ook wordt het verschil in domeinnaamextensies aangehaald.

De rechter concludeert dat alhoewel de afbeelding van het teken en het merk een bouwhelm bevat en het woord “app” en “bouw”, deze punten van overeenstemming niet zwaarder wegen dan de vele punten van verschil. Om die reden kan er naar zijn mening dan ook geen sprake zijn van een gelijk visueel totaalbeeld.

1. Auditief: in dit geval verschillen het merk en teken van elkaar, omdat het teken als “bouwen punt app” en het merk als “de bouw app” worden uitgesproken.
    
2. Begripsmatig: voor het relevante publiek is het duidelijk dat het zal gaan om een applicatie voor de bouw, daarom is hier wel sprake van overeenstemming.

Geconcludeerd kan worden dat de begripsmatige overeenstemming de visuele en auditieve verschillen niet kan neutraliseren, zodat sprake is van een andere totaalindruk. Om die reden kan een beroep op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE niet slagen.

Handelsnaaminbreuk op grond van artikel 5 Handelsnaamwet
Artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalt dat het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.  

Volgens de voorzieningenrechter lijkt de handelsnaam “bouwen.app” niet te veel op die van “de BouwApp”, waardoor geen sprake kan zijn van handelsnaaminbreuk. Naar zijn mening wijken de handelsnamen in meer dan geringe mate van elkaar af.

Slaafse nabootsing
Om slaafse nabootsing te willen voorkomen, dient er voldoende afstand genomen te worden van het eerdere product, zodat het relevante publiek de producten niet zal verwarren. In deze zaak is door de voorzieningenrechter geoordeeld dat de eigenaar van “bouwen.app” hieraan heeft voldaan en om die reden geen sprake is van onrechtmatig handelen jegens de merkhouder van “de BouwApp”.

Het relevante publiek wordt onderscheiden in twee categorieën: ten eerste gaat het om de mensen die de app kopen (afnemers). En ten tweede gaat het om het relevante publiek uit de ‘omgeving’ van bouwprojecten. Het is voor omwonenden van belang informatie te krijgen over welke app zij moeten installeren om verwarring te voorkomen. Indien zij de verkeerde app installeren, heeft het, aldus de rechter,  voor “de BouwApp” geen financiële consequentie, aangezien “de BouwApp” voor deze gebruikers gratis is.

Conclusie

Deze uitspraak past in de bestaande lijn in de jurisprudentie dat tekens die een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben ook een zeer beperkte beschermingsomvang hebben. Een beschrijvende aanduiding is vanuit marketingoogpunt aantrekkelijk omdat daar gemakkelijk mee kan worden gecommuniceerd. Vanuit juridisch oogpunt heeft een meer onderscheidende benaming het voordeel dat die een ruimere beschermingsomvang heeft.

Zwak onderscheidende benamingen kunnen door langdurig en of intensief gebruik een grote bekendheid verwerven en hebben dan ook een ruimere beschermingsomvang. Laat u tijdig adviseren over het onderscheidend vermogen van uw merk, de beschikbaarheid en maak een gedegen plan om op te treden tegen inbreukmakers. Optreden kan de positie van uw merk verstevigen. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Novagraaf-consultant of middels onderstaande button.