Waldorf Astoria: fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk voor aantonen gebruik

Het Waldorf Astoria is een beroemd luxehotel, met vestigingen in tal van grote steden over de hele wereld. Er is echter nog nooit een zelfstandige vestiging van een Waldorf Astoriahotel in Canada geweest. Desondanks kon Hilton Worldwide Holding, waar de Waldorf Astoriaketen onder valt, gebruik van het merk in dat land in een recente oppositiekwestie bewijzen.

Het eerste Waldorf Astoria hotel werd in de jaren dertig van de vorige eeuw in New York geopend. Het hotel werd in 1949 overgenomen door Hilton Hotels Corporation en is momenteel eigendom van Hilton Worldwide Holding. Hilton is de houder van het merk WALDORF ASTORIA, dat in Canada is geregistreerd voor hoteldiensten, met name hotelreserverings-, boekings- en betalingsdiensten en diensten op het gebied van hotelbeheer en -ontwikkeling.

Solterra (Hastings) LP uit Vancouver in Canada heeft aanvragen verricht voor de woordmerken WALDORF, THE WALDORF en WALDORF HOTEL, ook voor hotel- en restaurantdiensten.

Oppositie

Hilton maakte bezwaar tegen deze aanvragen, maar Solterra bestreed de oppositie door te stellen dat het merk niet daadwerkelijk in Canada wordt gebruikt. Hilton stelde daartegenover dat zij het merk sinds 1988 voor hoteldiensten gebruikt, omdat het mogelijk is vanuit Canada een kamer te reserveren in de Waldorf Astoriahotels.

Geen gebruik

Die redenering werd door het Canadese merkenbureau verworpen, maar Hilton ging hiertegen in beroep. Hilton verklaarde dat de term ‘hoteldiensten’ in het hotelwezen ook "reserveringsdiensten, boekings- en betalingsdiensten en het verschaffen van toegang tot hotelkamers" omvat. Hilton merkte op dat hotels "alleen kunnen functioneren als de klanten vooraf kamers kunnen reserveren, boeken en betalen", dat reserverings-, boekings- en betalingsdiensten "integraal deel uitmaken van de hoteldiensten", en dat de kosten voor het verlenen van deze diensten en andere aanvullende diensten in de kamerprijs zijn opgenomen.

Canadese klanten kunnen op verschillende manieren hotelreserveringen maken in Waldorf Astoriahotels. Dit kan via boekingssystemen van reisagenten zoals Expedia en Travelocity, maar ook via Hilton's eigen gecentraliseerde online reserveringssysteem, waar het merk Waldorf Astoria wordt weergegeven op het moment van de boeking en betaling en op de e-mail die naar de klanten wordt gestuurd ter bevestiging van hun reservering. Hilton heeft ook bewijs geleverd van het aantal reserveringen dat gemaakt is door klanten met Canadese adressen die vervolgens in de Waldorf Astoriahotels hebben gelogeerd, en van de inkomsten die door die verblijven zijn gegenereerd. Bovendien maken 400.000 Canadezen gebruik van het Hilton loyaliteitsprogramma.

Het Canadese merkenbureau concludeerde dat de afwezigheid van een zelfstandige vestiging van het Waldorf Astoria hotel in Canada fataal was voor de bewering van Hilton dat het merk in Canada wordt gebruikt in combinatie met ‘hoteldiensten’. Bovendien kon Hilton geen bijzondere omstandigheden voor het niet-gebruik aanvoeren. Hoteldiensten kunnen alleen geleverd worden aan klanten die naar Canada reizen en daar is in dit geval geen sprake van. Wel werd gebruik van het merk voor hotel reserveringsdiensten in orde bevonden.

Wel gebruik

Het federale Gerechtshof was echter van mening dat er wel sprake was van gebruik in Canada van het merk Waldorf Astoria en vernietigde de beslissing van het Canadese merkenbureau. De registratie van Hilton bleef gehandhaafd. Solterra ging tegen deze beslissing nog in beroep bij het Hof. Het Hof bevestigde evenwel de conclusie van het federale Gerechtshof en stelde derhalve Hilton in het gelijk.

Deze kwestie toont aan dat fysieke aanwezigheid van een merk niet perse noodzakelijk is om het gebruik van een merk te kunnen bewijzen.