Make America… Rake again? Harken, hotels en verwarring

Rudy Giuliani, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, gaf recent een persconferentie bij Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia. Dit betreft een hoveniersbedrijf en niet de bekende gelijknamige hotelketen Four Seasons, dat eveneens een vestiging in Philadelphia heeft. Hoe kunnen twee overeenstemmende merken toch naast elkaar bestaan? Michaël Sumer licht het toetsingskader toe.

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Opvallend was de gekozen locatie voor de persconferentie van Trumps advocaat Rudy Giuliani op 7 november jongstleden. Deze werd namelijk gehouden op het parkeerterrein van Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia. Dit hoveniersbedrijf is gevestigd naast een seksshop en een crematorium. Omdat het waarschijnlijk de bedoeling was om de persconferentie te houden bij het eveneens in Philadelphia gevestigde luxe Four Seasonshotel, was hier duidelijk sprake van verwarring aan Trump’s zijde.

Verwarring

Merkhouders kunnen in beginsel optreden tegen het jonger gebruik en/of de registratie van overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Wanneer onder twee overeenstemmende merken verschillende diensten worden aangeboden, in dit geval hoteldiensten en hoveniersdiensten, is co-existentie mogelijk. Deze diensten liggen te ver uit elkaar, waardoor van verwarringsgevaar geen sprake is. Hoewel Trump’s campagneteam de twee Four Seasons toch met elkaar heeft verward, is dat in dit geval niet voldoende om succesvol op te treden tegen merkinbreuk.

Bekende merken

Bekende merken genieten een ruimere beschermingsomvang dan merken die geen grote bekendheid hebben. De houder van een bekend merk kan namelijk ook optreden tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat wordt gebruikt voor niet soortgelijke  producten of diensten dan waarvoor het oudere bekende merk is geregistreerd. Voorwaarde is wel dat er wordt aangehaakt bij de reputatie van het oudere merk of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

De twee merken en handelsnamen Four Seasons bestaan schijnbaar al 30 jaar zonder problemen naast elkaar in Philadelphia. Om die reden zal het voor Four Seasons Hotel lastig zijn om het gebruik van ‘Four Seasons Total Landscaping’ door het hoveniersbedrijf te laten stoppen.

Belangrijk om te weten

Soortgelijkheid van producten of diensten speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk. Er zijn meerdere identieke (bekende) merken die zonder problemen naast elkaar bestaan, zoals Ajax voor een voetbalclub, een schoonmaakmiddel en brandblusserapparatuur, Dove voor zeep en chocolade en Jumbo voor een supermarkt en puzzels.

Signaleert u het gebruik van een merk dat identiek is aan of overeenstemt met uw merk, neem dan contact op met een van onze specialisten die u kan adviseren over de mogelijkheid om actie te ondernemen.

Michaël Sumer werkt als Senior Associate IE-consultant bij Novagraaf in Amsterdam.