Er is maar één Van Gogh... voor alcoholische dranken

De recente beslissing door de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau (EUIPO) inzake de weigering van de Uniemerkaanvraag voor 'THE VAN GOGH’ geeft een heldere uitleg over de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag is ingediend.

Het verwarringsgevaar: een bij uitstek feitelijke beoordeling

Indien sprake is van verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag wordt ingediend, is dat op basis van artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening een grond om de merkaanvraag te weigeren.

Of sprake is van gevaar voor verwarring, wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de producten en diensten waarvoor dit merk en teken zijn gedeponeerd. Bij de beoordeling moet rekening moet worden gehouden met:

• het publiek voor wie de producten en diensten bestemd zijn;
• de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken;
• de aard, het doel en de wijze van gebruik van de aangeduide producten en diensten, en de vraag of zij met elkaar concurreren of elkaar aanvullen; en
• eventuele aanvullende factoren, zoals producenten, distributiekanalen en verkooppunten.

Verder moet in aanmerking genomen worden dat "een geringere mate van overeenstemming tussen de producten of diensten kan worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen merk en teken en vice versa". In dergelijke gevallen is een algemene beoordeling nodig die rekening houdt met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van de zaak.

De strijd tussen de Van Goghs

In november 2018 heeft Changbo Sun een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordmerk "THE VAN GOGH" voor:

Klasse 33 Aperitieven; Cocktails; Alcoholhoudende vruchtenextracten; Alcoholische dranken (uitgezonderd bier); Likeuren; Spiritualiën; Digestieven [alcoholen en likeuren]; Baijiu [Chinese drank van gedistilleerde alcohol]; Alcoholhoudende dranken met vruchten; Wijn.

In februari 2019 heeft Luctor International LLC oppositie ingesteld op basis van twee oudere Uniemerken voor "VAN GOGH" en "VINCENT VAN GOGH", die zijn ingeschreven voor "alcoholische dranken" in klasse 33  en "bier" in klasse 32.

De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau heeft geoordeeld dat sprake was van verwarringsgevaar tussen de geregistreerde merken en het aangevraagde teken en heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen. De oppositieafdeling was van mening dat de geregistreerde merken en het aangevraagde teken in hoge mate overeenstemmen, zowel visueel als auditief, aangezien zij dezelfde woorden/klanken 'Van Gogh' bevatten. Het element 'The' is in de beoordeling van ondergeschikt belang geacht omdat dit element geen onderscheidend vermogen heeft. Conceptueel gezien zijn de tekens ook sterk overeenkomstig, omdat ze beide door de gemiddelde Engelstalige consument zouden worden opgevat als een verwijzing naar de beroemde Nederlandse schilder.

De oppositieafdeling meende echter dat de producten "alcoholhoudende vruchtenextracten" niet of onvoldoende soortgelijk waren aan de producten waarvoor de opposant de merken heeft geregistreerd, waardoor ten aanzien van die producten geen verwarringsgevaar werd aangenomen.

Luctor International ging tegen dit oordeel in beroep.

Het oordeel van de Kamer van Beroep

Met verwijzing naar zijn conclusie in de eerdere zaak Sumol heeft de Kamer van Beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en is de aanvraag alsnog voor alle betwiste producten afgewezen. De Kamer van Beroep besloot daartoe omdat “alcoholhoudende vruchtenextracten” volgens haar wel soortgelijk zijn aan alcoholhoudende dranken waarvoor opposant de merken heeft geregistreerd, omdat de producten:

• gericht zijn op hetzelfde publiek;
• kunnen concurreren;
• worden geproduceerd door dezelfde ondernemingen;
• worden verkocht bij dezelfde verkooppunten en via dezelfde kanalen.

Hiermee is, aldus de Kamer van Beroep, wel sprake van verwarringsgevaar tussen de geregistreerde merken en het aangevraagde teken voor alle betrokken producten, waardoor de merkaanvraag alsnog voor alle producten wordt geweigerd en de onderneming Changbo Sun op zoek zal moeten gaan naar een ander geschikt merk voor zijn alcoholische dranken en alcoholhoudende vruchtenextracten.

Advies

Bij het verrichten van depot dient te worden aangegeven voor welke producten en/of diensten bescherming wordt verlangd. Alle producten en diensten zijn ingedeeld in een internationaal erkende classificatie van producten en diensten. De beschermingsomvang van een merk strekt zich weliswaar uit tot de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek, maar het is van essentieel belang om bij het verrichten van depot van een merk te kiezen voor een producten- en dienstenomschrijving die uw belangen dekt.

Raadpleeg daarom onze consultants voor het opstellen van de classificatie die aansluit op uw belangen en u een zo ruim mogelijke beschermingsomvang biedt.