Max Verstappen krijgt geen registratie van zijn merk MAX 1 voor kleding na succesvolle oppositie ingesteld door Nike op basis van haar merk AIR MAX

Bij het indienen van een oppositie beoordeelt BOIP of de merkenauditief, visueel en begripsmatig overeenstemmen. Daarvoor wordt een globale beoordeling gemaakt.

Nike is eigenaar van het merk AIR MAX in de Benelux voor kleding sinds 1992., Nike heeft oppositie ingediend tegen de aanvraag van Verstappen voor het merk MAX 1  voor o.a. kleding. Nike meent dat de merken fonetisch sterk overeenstemmen. Het cijfer 1 van het betwiste merk kan volgens Nike worden gezien als een getal dat bijvoorbeeld verwijst naar de specifieke productlijn of versie of als een toespeling op de kwaliteit, hetgeen een gangbare praktijk is bij merkuitingen, met name in kleding, waar het cijfer 1 meestal wordt gebruikt om aan te geven dat het de eerste of de beste is. Dit element is volgens Nike niet onderscheidend. Het element Max in beide merken is identiek.

Daarnaast stemmen de merken ook visueel overeen. Beide woordmerken zijn geschreven in een standaardlettertype. Zoals betoogd, heeft het cijfer 1 geen onderscheidende waarde in het betwiste merk. Ook begripsmatig stemmen de merken overeen. 

De merken AIR MAX en MAX hebben beide hetzelfde dominerende bestanddeel met dezelfde begripsmatige betekenis. Het bestanddeel AIR is slechts een aanvulling op het bestanddeel MAX, als onderdeel van een aanduiding van de aard van de waren. Nike stelt ook dat haar merken een grote bekendheid hebben.

Verweer

Verstappen verweert zich door te stellen dat de merken niet visueel overeenstemmen. Het merk van Nike bevat de toevoeging AIR en zijn merk het cijfer 1. Auditief wordt het betwiste merk uitgesproken in twee woorden MAX ÉÉN, met klemtoon op het tweede woord ÉÉN. Het woord MAX verwijst naar de Nederlandse jongensnaam Max en wordt uitgesproken als MAX. Anders dan Nike stelt, bestaat het betwiste merk niet uit een Engels woord. De ingeroepen merken worden wel in het Engels uitgesproken als AIR MEX, met klemtoon op de eerste lettergreep AIR. De woorden AIR MEX en MAX ÉÉN hebben op auditief vlak geen enkele overeenstemming, elk van de woorden heeft een andere uitspraak. Bovendien ligt de nadruk van het merk AIR MAX en het betwiste merk MAX 1 op de verschillende uitgesproken woorden AIR respectievelijk ÉÉN. In auditief opzicht zijn de tekens volgens Verstappen verschillend.

Ook op begripsmatig vlak stemmen de merken in totaliteit niet overeen. Het woordelement MAX van het betwiste merk is een jongensnaam, in dit geval de voornaam van Max Verstappen. Het cijfer 1 is het racenummer van Max Verstappen. Het woord AIR in de ingeroepen rechten is het Engelse woord voor ‘lucht’. Volgens Nike verwijst het woord MAX in de ingeroepen rechten naar het bijvoeglijke naamwoord Maximum dat “de grootste hoeveelheid of hoeveelheid mogelijk toewijsbaar, toelaatbaar, enz.”

Beslissing

Visueel

BOIP overweegt in zijn beslissing dat in de ingeroepen merken de elementen AIR en MAX even zwaar wegen in de totaalindruk. In het betwiste merk ligt de nadruk op het woord MAX. Het cijfer 1 zal worden gezien als een specificatie van MAX. Beide merken bevatten het woord MAX. In zoverre stemmen de merken overeen. Het woord MAX staat in de merken echter op een verschillende plaats (aan het begin respectievelijk aan het eind). Ook voor het overige zijn de merken verschillend. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditief

De ingeroepen woordmerken bestaan uit twee woorden van in totaal twee lettergrepen, AIR MAX. Het grootste deel van de Benelux consument zal deze woorden, gelet op het bij het Benelux publiek bekende Engelse woord AIR, op zijn Engels uitspreken als AIR MEX. Een ander deel van het publiek zal de merken uitspreken als AIR MAX. Het betwiste merk bestaat uit één woord en een cijfer en zal worden uitgesproken in twee lettergrepen: MAX ÉÉN. De Benelux consument zal dit merk uitspreken in zijn eigen Nederlandse of Franse taal, als MAX ÉÉN of MAX UN, met de nadruk op het eerste deel MAX. Gelet op het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief ook in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatig

In de ingeroepen merken zal het woord AIR door het Benelux publiek worden begrepen als ‘lucht’. Het woord ‘MAX’ zal mogelijk worden gezien als een afkorting van ‘maximaal of ‘maximum’, maar zou ook begrepen kunnen worden als zijnde een voornaam. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek aan het teken AIR MAX in zijn totaliteit gezien geen duidelijke betekenis zal toekennen.

Globale beoordeling

In het betwiste merk zal het woord MAX door het Benelux publiek mogelijk worden begrepen als een voornaam. Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft. In het geval van de veel voorkomende voornaam MAX is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Het woord MAX in het betwiste merk zou daarnaast ook kunnen worden gezien als een afkorting van ‘maximaal’ of ‘maximum’. Volgens het Bureau zal het relevante publiek daarom aan het teken MAX 1 ook geen duidelijke betekenis toekennen. Gelet op het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste merk MAX 1 zijn deels identiek en deels overeenstemmend met de waren van AIR MAX.

Bij de globale beoordeling merkt het BOIP in dit verband op dat het in een oppositieprocedure dient uit te gaan van het betwiste merk zoals gedeponeerd. Er kan geen rekening worden houden met de wijze waarop het betwiste merk in de praktijk wordt gebruikt. De toets die het Bureau dient te hanteren is daarnaast niet of er daadwerkelijk sprake is van verwarring bij het publiek, maar of er een gevaar (lees: een mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Dit verwarringsgevaar dient op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie normatief aan de hand van de hiervoor gehanteerde criteria te worden vastgesteld. Op grond van het voorgaande, komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat. De oppositie wordt toegewezen en Verstappen krijgt geen inschrijving voor het merk MAX 1 voor kleding. 

Deze zaak toont aan dat het van belang is om op te treden tegen de aanvraag van overeenstemmende merken. Daarmee houdt u de positie van uw merk sterk en voorkomt u verwatering van het merk. Onze consultants geven graag strategisch advies om u te informeren over de positie van uw merk en de handhaving van uw rechten in het belang van uw merk. Voor aanvullende inzichten en advies op maat kun je terecht bij je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Theo visser, hij is sinds 1976 verbonden aan Novagraaf en is in 2021 uitgeroepen tot Legal Influencer door Lexology.