Registratie van niet traditionele merken in de Benelux

Op 1 maart 2019 trad het gewijzigde Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. Het Benelux merkenrecht werd in overeenstemming gebracht met de Uniemerkenrichtlijn en daarmee werd het mogelijk om niet traditionele merken in de Benelux vast te leggen.

Een modernisering van het merkenrecht en de mogelijkheid om de klanken, hologrammen en bewegende beelden die de waren en diensten van een onderneming onderscheiden van die van andere ondernemingen te beschermen. Op welke schaal wordt hier gebruik van gemaakt?

De traditionele merktypen, zoals woordmerken en logo’s, zijn niet de enige tekens die een merk kunnen zijn. Uit de wet volgt dat alle tekens als merken kunnen worden beschouwd, mits het merk over onderscheidend vermogen in relatie tot de betreffende waren en diensten beschikt en duidelijk en nauwkeurig kan worden vastgesteld, zodat anderen het teken kunnen begrijpen en identificeren. Naar aanleiding van de wetswijziging werden in de Benelux niet traditionele merken, zoals klankmerken, bewegingsmerken, multimediamerken en hologrammerken als nieuwe merktypen geïntroduceerd. Aan deze niet traditionele merken worden in principe geen zwaardere eisen gesteld dan die aan traditionele merken worden gesteld. 

Voorheen, vóór de implementatie van de Uniemerkenrichtlijn, gold het vereiste van ‘grafische voorstelling’, wat het onmogelijk maakte om een niet-zichtbaar teken of een teken dat lastig in een 2D afbeelding is te vatten zoals een multimediaal teken, een hologram of een klank, te registeren. 

Dit is sinds de wijziging van het verdrag wel mogelijk - we gaan met de tijd mee - en merkhouders kunnen bij de indiening van een merk gebruik maken van geluids- en beeldbestanden. Voorheen diende een notenbalk als middel om een geluidsmerk weer te geven, echter niet iedereen kan noten lezen en met de modernisering om een geluidsbestand in te dienen, kan een geluidsmerk nu door het overgrote deel van het publiek beter worden waargenomen omdat het geluid kan worden beluisterd.   

Achterblijvende populariteit van niet traditionele merken in de Benelux

De uitbreiding aan mogelijkheden om merken weer te geven in het merkenregister betekent uiteraard niet dat ieder geluid of beeldfragment een merk kan zijn: het teken moet door de consument wel als een aanduiding van commerciële herkomst kunnen worden herkend. 

Het Benelux Bureau heeft een aantal aanvragen voor niet traditionele merken geweigerd omdat de tekens te lang waren, te ingewikkeld waren of geen merkfunctie konden vervullen. De beoordeling van het onderscheidend vermogen is niet anders dan bij de traditionele merken. Al dient wel te worden opgemerkt dat de consument niet traditionele merken minder snel zal opvatten als merk en dat het daarom denkbaar is dat enige mate van originaliteit zal worden verlangd waardoor het merk gemakkelijk te onthouden is. Aan de andere kant is het vereiste van onderscheidend vermogen minder hoog dan bij bijvoorbeeld kleurmerken, waar inburgering doorgaans benodigd is voor acceptatie. 

In de Benelux zijn we nu ruim drie jaar onderweg en het Benelux Bureau heeft in de afgelopen jaren zo’n veertig niet traditionele merken ingeschreven. Dat zijn er relatief weinig, gezien het steeds groter wordende belang en de toenemend populariteit van internet en sociale media. Steeds meer bedrijven maken op sociale media en internet gebruik van bewegende beelden, geluiden of combinaties van deze elementen om hun onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen. Denk hierbij aan jingles, bewegende favicons, bewegende logo’s al dan niet in combinatie met een klank bij het openen van een app of andere animaties die dienen als onderscheidingsteken. Dergelijke voorbeelden lenen zich bij uitstek om merkenrechtelijk te kunnen worden beschermd onder één van de nieuwe niet traditionele merken typen.

Wat is de toegevoegde waarde van niet traditionele merkenbescherming?

De nieuwe merktypen zorgen voor een verruiming van de beschermingsmogelijkheden voor merkhouders. Er zit met name toegevoegde waarde in het vastleggen van de beweging in een merk. Vanuit merkenrechtelijk perspectief zijn er gevallen denkbaar dat op basis van een registratie van een multimediamerk wel kan worden opgetreden tegen inbreukmakend gebruik, waar op basis van een registratie voor enkel het logo dit niet kan.  

Zo is het voor te stellen dat overeenstemming tussen de beeldelementen net onvoldoende kan zijn om tot verwarring te leiden, maar dat wanneer in het inbreukmakende teken ook een overeenstemmend geluids- of visueel effect zoals vastgelegd in een multimediamerk wordt overgenomen, er wel tot overeenstemming kan worden geconcludeerd, omdat in totaliteit de overeenstemming dan groter is. Met enkel een registratie voor het logo kom je er dan niet. Het is derhalve aan te raden ook uw bewegende merken vast te leggen. Om online inbreuk aan te pakken, is het noodzakelijk snel en proportioneel te kunnen handelen, Novagraaf’s Online Brand Protection service biedt een gecombineerde oplossing voor het online monitoren en handhaven van online merkinbreuk. 

Meer weten over merkregistratie, merkinbreuk en merkbescherming van niet traditionele merken? Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen, spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. 

Dit artikel is geschreven door Dominique Nijssen, Dominique is een BMM gecertificeerde merkengemachtigde en heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in het Intellectuele Eigendomsrecht met de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.