De grenzen van vorm: Een blik op niet-conventionele merkregistratie

In de dynamische merkenwereld duiken er voortdurend interessante vraagstukken op, bijvoorbeeld als het gaat over niet-conventionele merken. Eén opvallend voorbeeld hiervan is het iconische Lego-mannetje, dat als een 3D-vormmerk is geregistreerd. Maar wanneer kunnen we een vorm of kenmerk niet als merk laten registreren?  

Waarom kunnen sommige vormen niet als merk geregistreerd worden? 

Traditioneel werden vormen zoals eierdozen of bananenbewaardozen uitgesloten van merkregistratie. Deze producten bestaan immers exclusief uit de vorm van het product zelf, zoals een ei of een banaan. Een vergelijkbare beperking geldt voor merken die volledig afhankelijk zijn van een vorm of kenmerk dat noodzakelijk is voor een technisch resultaat, zoals het geval is bij Lego-blokjes. Hier is elk kenmerk technisch bepaald omdat de blokjes moeten passen om hun functie te vervullen. Ook wanneer de esthetische waarde van een vorm of kenmerk cruciaal is voor het product, kan deze vorm niet in aanmerking komen voor merkbescherming. Denk hierbij aan de rode zool van Louboutin, die als een 'ander kenmerk' wordt beschouwd dat wezenlijke waarde toevoegt (zie artikel 7, lid 1, onder e), iii) van EU Uniemerk verordening 2017/1001). 

Beschermingsomvang van geregistreerde merken 

Wat als een niet-conventioneel merk vóór de invoering van een weigeringsgrond is geregistreerd, maar nu mogelijk hieronder valt? In de rechtspraak is duidelijk geworden dat deze beperking, wanneer beschouwd als een 'ander kenmerk', niet met terugwerkende kracht mag worden toegepast. Het betwisten van de geldigheid van dergelijke merken is daarom dus niet vanzelfsprekend gebleken wanneer deze uitsluitingsgrond nog niet bestond op het moment van registratie. Dit aspect wordt verder onderstreept door een recente beslissing van het Gerecht (zaak T‑297/22 en zaak T‑298/22), waarbij nuances werden aangebracht op de beslissing van de Kamer van Beroep van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). 

Recente beslissingen 

De nieuwe beslissing van het Gerecht werpt licht op de interpretatie artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii) van Verordening nr. 40/94 (later vervangen door verordening 2017/1001) toegepast op twee 3D-vormmerken van het Lego-mannetje.  

Het Gerecht erkent dat hoewel bepaalde elementen als technisch kunnen worden beschouwd (“op andere bouwblokjes passend figuurtje”), er ook decoratieve en fantasievolle elementen als essentiële kenmerken moeten aanzien worden.  

Het Gerecht bevestigt dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii) slechts van toepassing is als élk van de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen waarvoor het betrokken product bestemd is. Deze weigeringsgrond is dus niet van toepassing wanneer er een belangrijk niet-functioneel element aanwezig is, bijvoorbeeld een decoratief of fantasie element, dat een wezenlijk kenmerk van dat teken vormt maar niet noodzakelijk is om een dergelijke technische uitkomst te verkrijgen. 

Bijgevolg oordeelde het Gerecht dat de vormmerken van het Lego-mannetje hun geldigheid blijven behouden. Een interessante vraag blijft natuurlijk wat de uitkomst zou zijn van deze zaak als de recentere regelgeving wel zou worden toegepast. 

De wereld van niet-conventionele merken is complex en evolueert voortdurend. Terwijl het Lego-mannetje triomfeert in zijn registratie als 3D-vormmerk, blijven er interessante juridische vraagstukken onbeantwoord. Hoe ‘ander kenmerk’ de wezenlijke waarde van een kenmerk wordt beoordeeld en welke rol reputatie van de merkhouder speelt, blijven intrigerende kwesties. Abonneer op onze nieuwsbrief om de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.  

Dit artikel is geschreven door Aaron Pollet, hij is merken en modellengemachtigde op ons kantoor in Gent