Modellenrecht: Uitspraak Puma versus Road Star Group
Op 8 mei 2024 deed het Gerecht uitspraak over de beoordeling van disclaimers in een modelregistratie. Koen de Winder bespreekt de zaak en legt de belangrijkste afwegingen uit.
De vereisten voor de indiening van modellen verschillen in een aantal opzichten van die van merken. Een van deze verschillen is de mogelijkheid bij modellen om visuele disclaimers toe te voegen. Disclaimers duiden aan dat bescherming niet wordt aangevraagd en dat registratie niet is verleend voor bepaalde kenmerken van het afgebeelde model. Disclaimers geven aan welke elementen niet zijn beschermd.
Een disclaimer moet duidelijk en goed zichtbaar zijn. Dat wil zeggen dat de geclaimde en uitgesloten kenmerken duidelijk te onderscheiden zijn. Voor disclaimers wordt aanbevolen onderbroken lijnen te gebruiken. Alleen in gevallen waarin onderbroken lijnen om technische redenen niet kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld wanneer ze worden gebruikt om stiksels op kleding of patronen aan te geven; of wanneer foto's worden gebruikt), mogen andere vormen van disclaimers worden gebruikt zoals kleurschakering, begrenzingen of vervaging.
Achtergrond van het geschil
Op 13 april 2021 heeft Puma SE bij het Europese Merkenbureau EUIPO een vordering tot nietigverklaring ingediend van het gemeenschapsmodel van Road Star Group (RSG) dat werd ingeschreven op 23 augustus 2017 voor schoeisel. Het verzoek tot nietigheid wordt zowel in eerste aanleg als in beroep afgewezen. Puma SE verzoekt hierop het Gerecht de bestreden beslissing te vernietigen en het model alsnog nietig te laten verklaren.
Voor het gerecht voert Puma SE aan dat het model van RSG geen eigen karakter heeft. Puma beroept zicht hierbij op verschillende eerdere modellen, waaronder oudere modellen die zijn ingeschreven met de productaanduiding “schoenzolen”, waarbij een schoenzool is weergeven met, in onderbroken lijnen, een gestileerde bovenkant van een schoen.
Puma stelt dat de modellen met de aanduiding “Schoenzolen”, waarbij de grafische voorstelling van de rest van de schoen met stippellijnen is weergegeven, vooral bedoeld is om aan de consument kenbaar te maken op welke plaats de zool aan de rest van schoen zal worden bevestigd. Om die reden kunnen, volgens Puma, deze modellen slechts worden vergeleken op basis van de schoenzolen.
Beslissing van het Gerecht
Het gerecht merkt op dat, anders dan bij een inbreukprocedure, het onderzoek van de nietigheidsgrond geen deel uitmaakt van de grondslag van de bescherming van het model. Volgens vaste rechtspraak moet de algemene indruk worden vergeleken op basis van de volledige verschijningsvorm van elk van de modellen. Om een vergelijking te kunnen maken moet worden vastgesteld welke elementen daadwerkelijk beschermd worden door het bestreden model.
Aangezien het model van RSG, bestaat uit een gestileerde volledige schoen kan de vergelijking niet beperkt blijven tot een vergelijking van enkel de zool. Indien slechts uitgegaan wordt van de beschermde kenmerken van het oudere model, in plaats van het model van RSG, zou dat er op neerkomen dat beschermde elementen van het model van RSG worden uitgesloten. Dit zou tot gevolg hebben dat niet wordt nagegaan of het model in zijn geheel aan de voorwaarden voor bescherming voldoet, wat direct in strijd is met artikel 4 van de Gemeenschapsmodellen verordening.
Voor het oudere model geldt dat rekening moet worden gehouden met alle openbaar gemaakte kenmerken ervan, ongeacht of die beschermd zijn, op voorwaarde dat ze voldoende duidelijk en nauwkeurig lijken. Omdat in dit geval het uiterlijk van de van de bovenkant van de schoen in onderbroken lijnen tegelijkertijd met de zool was bekendgemaakt, kon er ook rekening mee worden gehouden bij de beoordeling van het eigen karakter van het model van RSG.
Als algemeen beginsel geldt dat woord- en beeldelementen die op een model zijn aangebracht om de commerciële herkomst ervan aan te geven, niet in aanmerking dienen te worden genomen bij het vergelijken van twee conflicteren modellen, maar als dergelijke elementen in hoge mate bijdragen aan het uiterlijk van de te vergelijken modellen, moeten ze toch in aanmerking genomen worden.
Hoewel de betrokken modellen weliswaar overeenstemmen wat betreft de textuur van de zool, kan het Gerecht slechts concluderen dat het model van RSG een andere indruk wekt ten opzichte van de oudere modellen, doordat de versiering van de bovenschoen voldoende van elkaar afwijkt. De registratie van RSG blijft intact en het beroep van Puma SE wordt verworpen.
Voor een optimale bescherming van uw producten kan naast merkenrecht niet alleen het modellenrecht een rol spelen, maar kan mogelijk ook op basis van octrooirecht of auteursrecht bescherming worden verkregen. Onze consultants adviseren u graag over een strategie die recht doet aan uw belangen en past binnen de voor bescherming beschikbare budgettaire ruimte. Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.
Dit artikel is geschreven door Koen de Winder, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.