LL Cool J luidt de noodklok

De Amerikaanse hiphopartiest LL Cool J heeft recent een rechtszaak tegen de organisatoren van het hiphopfestival “Rock the Bells” gewonnen op basis van zijn merk ROCK THE BELLS. Theo Visser belicht deze kwestie over overeenstemmende merken en geeft aan welke mogelijkheden merkhouders in dit soort gevallen hebben.

Rock the Bells – de hiphopklassieker

LL Cool J heeft in 1985 een nummer uitgebracht met de titel “Rock the Bells”. De hoogste notering was een 17e plaats in de Billboard Hot R&B/Hip Hop top 100. Tot op heden is het nummer nog erg populair en wordt het nog vaak gedraaid en verkocht. In maart 2018 lanceerde LL Cool J een radio hiphopkanaal genaamd “Rock the Bells Radio”.

Rock the Bells – het hiphopfestival

Guerrilla Union Inc. organiseerde van 2004 tot 2013 een hiphopfestival onder de naam “Rock the Bells” en heeft deze naam in 2004 als merk geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO. Guerrilla Union had hiervoor geen toestemming gevraagd aan LL Cool J.

Rock the Bells – het merk

LL Cool J diende in 2017 een aanvraag in voor de merknaam ROCK THE BELLS bij het USPTO. De inschrijving van het merk werd geweigerd op grond van de bestaande registratie van Guerrilla Union; de concertpromotor kon echter geen normaal gebruik van het merk aantonen voor diensten in het kader van de organisatie van concerten en live events. Ook bleek de vernieuwing van de registraties van Guerrilla Union op onjuiste gronden te zijn verricht. Derhalve vroeg LL Cool J het USPTO om de registraties van Guerrilla Union door te halen omdat zij een bezwaar vormden voor zijn aanvraag.

Het USPTO oordeelde in het voordeel van LL Cool J en de merkregistraties van Guerilla Union werden in 2018 uit het register geschrapt. Ondanks dit vonnis gingen Guerrilla Union en eigenaar Chang Weisberg door met het gebruiken van de naam “Rock the Bells”, onder meer als domeinnaam en op diverse social mediakanalen. Reden genoeg voor LL Cool J om naar de rechter te stappen.

Oordeel rechter

De federale rechter in Californië besliste als volgt: LL Cool J is de eigenaar van het merk ROCK THE BELLS en het is Guerrilla Union en haar eigenaren verboden de naam “Rock the Bells” zonder toestemming van LL Cool J te gebruiken voor het produceren, promoten, importeren, exporteren, publiceren, distribueren, te koop aanbieden of het verkopen van producten en diensten. Bovendien moesten alle items die deze merknaam dragen voor 10 mei 2019 ter vernietiging zijn overgedragen en verkrijgt LL Cool J de domeinnaam rockthebells.net en alle daaraan gekoppelde e-mail- en social media accounts.

Advies bij overeenstemmende merken

Om de unieke positie van uw merk te handhaven en de kans op verwarring met overeenstemmende merken weg te nemen, is het van belang om actief op te treden tegen de inschrijving van overeenstemmende merken. U kunt bijvoorbeeld uw merk op laten nemen in onze bewakingsservice waarbij u wordt geïnformeerd over aanvragen van overeenstemmende merken die een mogelijk bezwaar vormen.

Daarnaast is het van belang om na te gaan of eerder ingeschreven merken die overeenstemmen met uw merk wel worden gebruikt op de wijze die de wet stelt. Wordt een merk niet “op een normale wijze in het economisch verkeer” gebruikt, dan is de registratie voor doorhaling vatbaar. Met het starten van een doorhalingsactie tegen de registratie van overeenstemmende merken die niet op normale wijze zijn gebruikt, kan de positie van uw merk worden verstevigd.

Wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons op via onderstaande button of met uw Novagraaf consultant.