Alles wat je moet weten over de WIPO procedure voor de beslechting van domeinnaamgeschillen

Domeinnamen zijn voor veel ondernemingen een belangrijk onderdeel van de intellectuele eigendomsportefeuille. Domeinnamen die (elementen van) geregistreerde merken van ondernemingen bevatten, maken het voor consumenten gemakkelijker om de bron van hun online aankopen te identificeren. Zo versterken domeinnamen de vertrouwensrelatie tussen de consument, de onderneming en de goederen en diensten die de onderneming levert.

Veel ondernemers vinden het daarom belangrijk om domeinnamen te registreren die hun geregistreerde merk geheel of gedeeltelijk bevatten. Het komt geregeld voor dat de gewenste domeinnaam al in gebruik is bij een derde partij. Hoewel dit een voor de hand liggend geval van merkinbreuk lijkt, is dit niet altijd het geval. Dit komt doordat domeinnamen "first come, first serve" worden geregistreerd. Slechts in bepaalde gevallen kan de (eerdere) registratie van de domeinnaam in strijd zijn met de wet.

Wat kan een merkhouder doen als hij van mening is dat het desbetreffende domein ten onrechte aan een andere persoon of onderneming toebehoort? Een van de bekendste en meest toegankelijke procedures om geschillen tussen een domeinnaamhouder en een merkhouder op te lossen, is de  Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) Administrative Procedure beheerd door de World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center. Hieronder leggen we uit wat deze procedure precies inhoudt.

Welke geschillen kunnen worden beslecht via de UDRP?

De UDRP Administratieve procedure is beschikbaar voor geschillen waarin een partij (meestal een merkhouder) een oneigenlijke registratie van een domeinnaam door een andere partij claimt. Er kan sprake zijn van een onrechtmatige registratie indien;

a) het geregistreerde domein gelijk aan of overeenstemmend met het geregistreerde merk is; en

b) de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft met betrekking tot zijn domeinnaam; en

c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. 

Kwade trouw ten behoeve van domeinnaamgeschillenbeslechting bij de UDRP kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de domeinnaamhouder de domeinnaam uitsluitend registreert om de merkhouder ertoe aan te zetten de betreffende domeinnaam te kopen in plaats van deze voor eigen (commerciële) belangen te gebruiken. Van kwade trouw is ook sprake indien de domeinnaamhouder probeert te profiteren van, of meeliften op, het bekende merk van de merkhouder door een gelijke of overeenstemmende domeinnaam te registreren. Indien de houder van de domeinnaam de handelspraktijk van de merkhouder wil verstoren of anderszins negatief wil beïnvloeden door de betreffende domeinnaam te registreren, kan dit ook leiden tot de conclusie dat er sprake is van kwade trouw van de domeinnaamhouder.

Welke domeinnamen kunnen onder de UDRP-procedure vallen?

Een UDRP-procedure kan worden gestart met betrekking tot een domeinnaam geregistreerd in de generieke topleveldomeinen, zoals .com, .net, .org, .biz. 

Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen tegen een domeinnaam in de domeinen op landcodeniveau van landen die het UDRP-beleid hebben aangenomen. De lijst van deze landen vindt u hier. Het is onder meer mogelijk om een klacht in te dienen tegen een domeinnaam geregistreerd in het domein .NL (Nederland), .FR (Frankrijk) en .CH (Zwitserland).

Hoe worden geschillen beslecht?

Geschillen rond domeinnamen worden beslecht door een ad hoc bijeengeroepen UDRP Administratief panel. Een Administratief panel bestaat uit één of drie onafhankelijke en onpartijdige deskundigen op het gebied van domeinnamen. Het exacte aantal panelleden hangt af van de voorkeuren van de betrokken partijen. De keuze voor deskundigen wordt aan de WIPO overgelaten, maar ook hier kan rekening worden gehouden met de voorkeuren van de partijen. De procedure duurt meestal niet langer dan enkele maanden, wat aanzienlijk korter is dan een procedure bij nationale rechtbanken.

Welke beslissingen kan het UDRP Administratief panel nemen?

Het Administratief panel kan ofwel in het voordeel van de klager (een merkhouder) beslissen en opdracht geven om de domeinnaam over te dragen aan de merkhouder of te annuleren, ofwel in het voordeel van de domeinnaamhouder beslissen, die dan eigenaar blijft van de domeinnaam.

Mocht een van de partijen niet tevreden zijn met de beslissing van het Administratief panel, dan kan die partij de zaak ter berechting voorleggen aan de bevoegde nationale rechtbank. In dit geval is de lokale wetgeving van toepassing op de zaak. Het is ook mogelijk om de zaak voor te leggen aan de nationale rechter voordat de administratieve procedure van de UDRP plaatsvindt.

Wilt u meer weten over de diensten van Novagraaf met betrekking tot domeinnamen? Wij vertellen u graag meer over het beheer, de bescherming of technische aspecten van domeinnamen. Neem nu contact met ons op!

Dit artikel is geschreven voor Volha Parfenchyk. Zij werkt op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam.