Tout ce qu'il faut savoir sur la procédure de règlement des litiges (UDRP) relatifs aux noms de domaine de l'OMPI

Les noms de domaine constituent un actif commercial précieux pour de nombreuses entreprises et un élément important de leur portefeuille de propriété intellectuelle. Toutefois, la protection des droits sur les noms de domaine nécessite la connaissance et l'utilisation d'un système d'enregistrement et d'application complètement différent, comme l'explique Volha Parfenchyk.

Les noms de domaine qui sont basés sur les marques déposées de l'entreprise ou qui en intègrent des éléments permettent aux consommateurs d'identifier plus facilement les sites web officiels, tels que les sites marchands. Les noms de domaine renforcent ainsi la relation de confiance entre les consommateurs, l'entreprise et les biens et services qu'elle fournit.

De nombreuses entreprises cherchent donc à enregistrer des noms de domaine qui contiennent, en tout ou en partie, leur marque déposée. Malheureusement, elles peuvent constater que le nom de domaine souhaité a déjà été pris par un tiers.

Quand l'enregistrement d'un nom de domaine constitue-t-il une contrefaçon ?

L'enregistrement préalable d'un nom de domaine incorporant la marque ou le nom commercial d'une autre entreprise n'est pas nécessairement un cas de contrefaçon de marque, car les noms de domaine sont enregistrés selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Cela signifie qu'un titulaire de marque qui a enregistré la même marque sur un marché différent ou pour des produits ou services différents peut simplement avoir été le premier à le faire.

Dans d'autres cas, l'enregistrement (antérieur) du nom de domaine peut être contraire à la loi, comme dans le cas du cybersquattage, de page parking, de sites similaires et d'autres formes d'atteintes aux noms de domaine.

Comment contester l'enregistrement d'un nom de domaine ?

Que peut faire le titulaire d'une marque s'il pense que le domaine en question a été enregistré illégalement par un tiers ? L'une des procédures les plus connues et les plus accessibles pour résoudre les litiges entre un titulaire de nom de domaine et un détenteur de marque est ce que l'on appelle la procédure administrative UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) , administrés par le Centre spécialisé d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Utiliser les principes UDRP pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine

La procédure administrative UDRP a été créée pour résoudre les conflits - souvent internationaux - entre un titulaire de nom de domaine et un titulaire de marque. Cette procédure est particulièrement avantageuse en raison de sa rapidité.

Enfin, la procédure ne dure généralement pas plus de deux mois, ce qui est nettement plus court (et moins cher) qu'une procédure devant les tribunaux nationaux.

La procédure UDRP s'applique aux litiges dans lesquels une partie (généralement le titulaire d'une marque) invoque l'enregistrement abusif (de mauvaise foi) d'un nom de domaine par une autre partie.  Il convient de démontrer que :

a) le domaine enregistré est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque enregistrée ; et

b) le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine ; et

c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Aux fins des principes UDRP, la mauvaise foi peut signifier, par exemple, l'enregistrement du nom de domaine par le titulaire exclusivement dans le but de forcer le détenteur de la marque à acheter le nom de domaine concerné plutôt que de l'utiliser pour ses propres intérêts (commerciaux) (c'est-à-dire le cybersquattage). Il peut également être considéré comme tel si le titulaire cherche à profiter du nom connu et réputé du détenteur de la marque en enregistrant un nom de domaine avec la même marque ou une marque similaire au point de prêter à confusion. Si le titulaire du nom de domaine souhaite perturber ou influencer négativement de quelque manière que ce soit la pratique commerciale du titulaire de la marque en enregistrant le nom de domaine en question, on peut également conclure à la mauvaise foi du propriétaire du nom de domaine (p. ex. parking de noms de domaine).

Quels sont les noms de domaine soumis aux principes UDRP ?

Les principes UDRP s'appliquent à deux types de noms de domaine. Premièrement, le titulaire de la marque peut déposer une plainte contre l'enregistrement d'un nom de domaine dans l'un des domaines génériques de premier niveau (gTLD) qui supportent cette procédure, tels que .com, .net, .org, .biz. Deuxièmement, il est possible de déposer une plainte contre un nom de domaine dans les domaines de niveau de code de pays (ccTLD) des pays qui ont adopté les principes UDRP.

Il s'agit notamment des domaines .NL (Pays-Bas), .FR (France) et .CH (Suisse). D'autres pays ont des politiques équivalentes, telles que la politique du service de règlement des litiges (DRS) administrée par Nominet pour le domaine .uk (Royaume-Uni).

Comment les litiges sont-ils tranchés ?

Les litiges relatifs aux noms de domaine relevant des principes UDRP sont tranchés par une commission ad hoc convoquée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Cette commission est composée d'un ou trois experts indépendants et impartiaux dans le domaine des noms de domaine. Le nombre exact de membres de la commission est laissé au choix des parties concernées. Le Centre de l'OMPI va désigner les experts en question, mais les préférences des parties peuvent être prises en compte.

Les taxes dépendent également du nombre de noms de domaine faisant l'objet du litige et du nombre de membres de la commission impliqués.

Que peut décider la commission ?

La commission d'examen peut se prononcer en faveur du plaignant (titulaire de la marque) et ordonner que le nom de domaine lui soit transféré ou soit annulé, ou se prononcer en faveur du titulaire du nom de domaine.

Si l'une des parties n'est pas satisfaite du résultat obtenu par la commission UDRP, elle peut soumettre le cas au tribunal national d'une juridiction compétente. Dans ce cas, les lois locales sont applicables. Il est également possible de soumettre le litige à la juridiction nationale avant le dépôt d’une plainte UDRP.

Pour plus de conseils sur les noms de domaine et sur la manière dont Novagraaf peut vous soutenir avec des services de surveillance, de gestion et d'application des noms de domaine, parlez-en à votre Conseil ou contactez-nous ci-dessous.

Volha Parfenchyk travaille au sein du département 'Knowledge Management' de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.