De complexiteit van sloganbescherming: Een kijk op het Europese merkenrecht

Op 15 november 2023 heeft een uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU (Zaak T-97/23) de terughoudendheid van het Europese Merkenbureau om merkbescherming te verlenen aan slogans opnieuw bevestigd.  

Volgens de rechtspraak is merkenrechtelijke bescherming van slogans als zodanig niet uitgesloten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het vermogen van een slogan om een merk te vormen op dezelfde manier moet worden beoordeeld als elk ander teken, zonder dat er strengere criteria moeten worden toegevoegd aan de beoordeling van het onderscheidend vermogen. Toch is het niet eenvoudig om het onderscheidend vermogen van een slogan te erkennen.  Het onderscheidend vermogen van slogans kan daarom twijfelachtig zijn wanneer het relevante publiek ze louter als een reclamezin ziet. Anderzijds moet worden erkend dat ze voldoende onderscheidend vermogen hebben als ze, naast hun promotionele functie, door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten (wezenlijke functie van een merk). Door langdurig en intensief gebruik van een in beginsel niet onderscheidende slogan als merk inburgeren.  

Criteria om te bepalen of een slogan onderscheidend vermogen heeft  

Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om in de praktijk toe te passen, heeft het Hof de volgende criteria bevestigd om het onderscheidend vermogen van een slogan te beoordelen. Een slogan heeft onderscheidend vermogen wanneer de slogan:  

• verschillende betekenissen heeft, en/of; 
• een woordspeling kent, en/of; 
• fantasierijk, verrassend of onverwachte wendig heeft, en/of; 
• een bijzondere originaliteit of impact heeft, en/of; 
• het relevante publiek aanzet tot een cognitief proces of een interpretatie-inspanning.  

In het onderhavige geval heeft de Duitse onderneming Medela Holding AG in augustus 2021 een internationale merkaanvrage voor THE SCIENCE OF CARE verricht, dat met name op de voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 28, 41 en 44.  

De onderzoeker van het Europese merkenbureau (EUIPO), en vervolgens de kamer van beroep, hebben de registratie van het merk voor de diensten "verhuur van borstkolven en vacuümpompen; advisering en informatie over medische producten; advisering op het gebied van medische apparatuur en instrumenten" van klasse 44 gedeeltelijk geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van de EUMR, dat bepaalt dat "merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet worden ingeschreven".  

Medela Holding stelde beroep in bij het Gerecht van eerste aanleg van de EU, dat in deze zaak de weigering tot inschrijving van de merkaanvraag wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor bovengenoemde diensten van klasse 44 bevestigde (de andere waren en diensten waren niet bij de weigering betrokken).  

Ter onderbouwing van zijn beslissing stelt het Gerecht dat de uitdrukking "the science of care" door het relevante publiek kan worden opgevat als kennis met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van een persoon. Derhalve, en voor zover deze uitdrukking niet "ongebruikelijk is in de zin van de syntactische, grammaticale, fonetische of semantische regels van de Engelse taal, brengt zij een eenvoudige, duidelijke en ondubbelzinnige boodschap over, die niet laat zien dat zij originaliteit of een bijzonder gewicht in de schaal legt, een minimum aan interpretatie-inspanningen vereist of een cognitief proces op gang brengt, en die bijgevolg het relevante publiek niet kan wijzen op de commerciële herkomst van de diensten waarvoor verzoekster de bestreden beslissing aanvecht".  

Zoals te verwachten, bevestigt het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep dat "het aangevraagde merk een slogan is die informatie verstrekt en geen cognitief proces op gang brengt dat noodzakelijk is voor het begrip ervan, zodat dit merk geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening 2017/1001".  

Hoewel zeer weinig slogans door het EUIPO als merk worden geregistreerd op basis van de hierboven beschreven criteria, kunnen ook andere rechtsgronden in aanmerking komen voor de bescherming van een slogan, waaronder auteursrecht of oneerlijke concurrentie.  

Belangrijke principes  

Ten slotte biedt deze uitspraak ook de gelegenheid om een aantal beginselen te herhalen:  

• wanneer de kamer van beroep de inschrijving van een merk weigert, moet zij haar weigering motiveren voor elk van de betrokken waren en diensten een globale motivering voor een groep van waren en/of diensten; 
• een beperking van de bewoordingen van de betrokken merkaanvraag in de beroepsfase die niet bestaat uit een eenvoudige intrekking, maar uit een wijziging van de beschrijving van de waren en/of diensten, kan niet in aanmerking worden genomen;  
• nieuwe documenten die voor het eerst voor het Gerecht van eerste aanleg worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen, aangezien het Gerecht van eerste aanleg zich uitsluitend bezighoudt met het toetsen van de wettigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO.  

Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op voor meer informatie over het beschermen van een slogan. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.  

Dit artikel is geschreven voor Perrine Waendendries, ze is merken- en modellengemachtigde op ons kantoor in Parijs.  

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in BLIP, januari 2024.