UDRP in vogelvlucht: Wat je moet weten over domeinnamengeschillen

Het eerste vereiste van de UDRP is dat de betwiste domeinnaam identiek is aan of verwarrend overeenstemt met het merk van de klager.

De klager moet eigenaar zijn van een geregistreerd merk en bewijs leveren van dat eigendom (bijv. registratiecertificaten, kopieën van cessieovereenkomsten of licentieovereenkomsten voor gemachtigde licentiehouders). Bovendien moeten de merkrechten van de klager voorafgaan aan de registratie van de betwiste domeinnaam. In bepaalde gevallen, als de klager kan aantonen dat de domeinnaam werd geregistreerd na aanzienlijke publiciteit rondom een nieuw project van de klager, maar voordat de klager het merk formeel registreerde, kan het panel toch de rechten van de klager erkennen. 

Hoe wordt verwarrende overeenstemming beoordeeld? 

Om te bepalen of een domeinnaam verwarrend vergelijkbaar is met het merk van de klager, wordt een zij-aan-zij vergelijking gemaakt. Terwijl simpele gelijkenis niet voldoende is onder de UDRP, wordt verwarrende gelijkenis beoordeeld op basis van de vraag of de domeinnaam verwarring met het merk zou veroorzaken.  

Het is belangrijk om te weten: 

• Werkelijke verwarring onder het publiek is niet vereist: De analyse richt zich op de vraag of de domeinnaam zelf waarschijnlijk verwarring zou veroorzaken met het merk, ongeacht bewijs van daadwerkelijke verwarring onder het publiek. 
• Het merk moet herkenbaar blijven:Het merk van de klager moet herkenbaar blijven in de domeinnaam. Bijvoorbeeld:  
  – ANNOUSHKA werd als herkenbaar beschouwd in “annaoutlet.com” (<a href="https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-2880.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank">WIPO Case No. D2022-2880</a>, overdracht opgelegd).  
  – INSTA werd als herkenbaar beschouwd in “saveinstaa.com” (<a href="https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2024/d2024-3568.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank">WIPO Case No. 2024-3568</a>, overdracht opgelegd). 
  – BOURSORAMA werd als herkenbaar beschouwd in BOURSORAMA SA v BRS (<a href="https://udrp.adr.eu/decisions/detail?id=62fac505bfe30f8f4e0cde5a" rel="noreferrer noopener" target="_blank">CAC-UDRP-103657</a>, overdracht opgelegd) 

Praktische richtlijnen voor het voldoen aan het eerste vereiste 

Voor zowel klagers als verweerders is zorgvuldige voorbereiding en aandacht voor detail cruciaal bij het behandelen van het eerste element van de UDRP. 

-->Voor de klager: 

Geregistreerde merken: 

• Zorg ervoor dat je argumenten grondig zijn en alle benodigde documentatie bevatten om je rechten te onderbouwen. 
• Let vooral op de registratie data en bevestig dat je merkrechten voorafgaan aan de registratie van de domeinnaam. 

-->Voor de respondent: 

Uitdaging van het bewijs: 

• Onderzoek de ingeroepen gronden van de klager zorgvuldig, vooral voor niet-geregistreerde merken. Eis duidelijk en onafhankelijk bewijs van die rechten. 

Vaststellen van rechten of legitieme belangen: 

• Het vaststellen van rechten of legitieme belangen in de domeinnaam is het tweede element van de UDRP. Er zijn specifieke omstandigheden die, indien bewezen op basis van het gepresenteerde bewijs, dergelijke rechten of legitieme belangen vaststellen. 

Het vaststellen van rechten of legitieme belang in de domeinnaam is het tweede element van de UDRP.

Er zijn specifieke omstandigheden die, indien bewezen op basis van het gepresenteerde bewijs, dergelijke rechten of legitieme belangen vaststellen: 

Enkele van de volgende omstandigheden kunnen, indien bewezen op basis van de beoordeling van het panel, de rechten of legitieme belangen van een partij ten aanzien van de domeinnaam aantonen voor de doeleinden van Paragraaf 4(a)(ii): 

“(i) Voor enige kennisgeving van het geschil, het gebruik van de domeinnaam of de aantoonbare voorbereidingen om de domeinnaam of een naam die overeenkomt met de domeinnaam te gebruiken in verband met een oprechte aanbieding van goederen of diensten; of 

(ii) u (als individu, bedrijf of andere organisatie) bent algemeen bekend onder de domeinnaam, zelfs als je geenmerkrechten hebt verworven; of 

(iii) Je maakt legitiem non-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam, zonder de intentie om consumenten te misleiden of om het merk van de klager te schaden.” 

-->Eerlijk gebruik vóór de kennisgeving van het geschil 

De eerste omstandigheid richt zich op de vraag of de verweerder kan aantonen dat de domeinnaam, of een overeenstemmende naam, werd gebruikt of dat er aantoonbare voorbereidingen werden getroffen om deze te gebruiken in verband met een oprechte aanbieding van goederen of diensten vóór de kennisgeving van het geschil. Dit vereist dat de verweerder bewijs levert waaruit blijkt dat zijn intenties en handelingen met betrekking tot de domeinnaam vanaf het begin legitiem waren. 

Bijvoorbeeld, in WIPO Zaak nr. D2022-4649 (utvpak.com), stelde het panel vast dat de verweerder de betwiste domeinnaam had geregistreerd als onderdeel van een echt bedrijf dat al enkele jaren opereerde vóór de registratie van de domeinnaam. Dit suggereerde dat de verweerder de domeinnaam te goeder trouw gebruikte voor een oprechte aanbieding van goederen en diensten. Dit bewijs stemt overeen met Paragraaf 4(c)(i) van het beleid. 

-->Algemeen bekend onder de domeinnaam 

De verweerder kan ook rechten of legitieme belang claimen als hij kan aantonen dat hij algemeen bekend is onder de domeinnaam. 

In WIPO Zaak nr. D2024-0151 (mermet.com), concludeerde het panel dat de verweerder algemeen bekend was onder de domeinnaam, die overeenkwam met zijn achternaam. Bovendien toonde de verweerder aan dat de domeinnaam voor een niet-commercieel doel werd gebruikt, namelijk genealogisch onderzoek, wat wees op legitiem en eerlijk gebruik.  

Op dezelfde manier kunnen zakelijke entiteiten zich op deze verdediging beroepen als ze kunnen bewijzen dat hun handelsnaam publiekelijk wordt erkend en overeenkomt met de domeinnaam. 

-->Legitiem non-commercieel of eerlijk gebruik 

De derde omstandigheid betreft legitiem non-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam zonder de intentie om commercieel voordeel te behalen, consumenten misleidend af te leiden of het merk van de klager te schaden.  

In WIPO Zaak nr. D2022-2256 (pappagyros.com), overhandigde de verweerder substantieel bewijs waaruit bleek dat hij een legitiem, bekroond restaurant in Texas exploiteerde onder de naam "Pappa Gyros". De verweerder bewees dat de handelsnaam sinds 2017 continu werd gebruikt in verband met zijn restaurant en website, wat overeenkomt met de vereisten van Paragraaf 4(c)(iii). 

Deze verdediging wordt vaak gebruikt in gevallen met kritiek- of parodiewebsites, waar de domeinnaam het merk van de klager bevat, naast termen die kritiek of commentaar aanduiden. 

In WIPO Zaak nr. D2022-0411 (antonbilchikisafake.com), oordeelde het panel dat de verweerder een legitiem belang had bij de domeinnaam omdat deze werd gebruikt voor een niet-commerciële kritieksite. De website bevatte geen advertenties, verkoopaanbiedingen of commerciële links. De inhoud was voornamelijk informatief en gericht op kritiek, waardoor werd voldaan aan de vereisten voor legitiem non-commercieel gebruik onder Paragraaf 4(c)(iii). 

Speciale overwegingen voor beschrijvende of generieke domeinnamen 

Bepaalde factoren kunnen invloed hebben op de vaststelling van rechten of legitiem belang, afhankelijk van de aard van de domeinnaam en de context. Domeinnamen die bestaan uit generieke of beschrijvende termen worden vaak als legitiem beschouwd, mits ze te goeder trouw zijn geregistreerd. Echter, dergelijke termen moeten in overeenstemming worden gebruikt met hun betekenis in het woordenboek. Anders moet de verweerder een goed onderbouwde verklaring verstrekken, ondersteund door bewijs, om de keuze voor de domeinnaam te rechtvaardigen om redenen die niet verband houden met de klager. 

In gevallen waar een domeinnaam is geregistreerd met de intentie om te profiteren van de merknaam van een klager, is het onwaarschijnlijk dat legitieme belangen worden erkend. 

Bijvoorbeeld, in WIPO Zaak nr. D2022-2037 (voicenft.com), registreerde de verweerder een domeinnaam die het merk van de klager bevatte kort nadat de klager een publieke aankondiging deed over zijn platform. Het panel concludeerde dat deze registratie waarschijnlijk een poging was om het merk van de klager te exploiteren, waardoor er geen sprake was van legitiem belang. 

In WIPO Zaak nr. D2023-1813 (lucknowsupergiants.com), diende de klager meerdere merkregistraties in India in voor de term "LUCKNOW SUPER GIANTS". De verweerder beweerde dat de domeinnaam bestond uit generieke of woorden uit het woordenboek die elders veel werden gebruikt, en stelde dat de klager geen exclusieve rechten had. Het panel vond dit echter onvoldoende om legitieme rechten of belangen vast te stellen. Om succesvol te zijn, moest de verweerder daadwerkelijk gebruik maken van de domeinnaam in verband met de betekenis in het woordenboek of bewijs leveren van de keuze voor de domeinnaam om redenen die niet verband hielden met de klager. Er kunnen geen rechten of legitieme belangen worden vastgesteld als de verweerder de domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd om het merk van de klager te exploiteren. 

Praktische richtlijnen voor het voldoen aan het tweede vereiste 

Voor klagers is het essentieel om de verwachte verdedigingsargumenten van de verweerder met betrekking tot rechten of legitiem belang te anticiperen en aan te pakken. Als de domeinnaam een woordenboekwoord of -term bevat, moet de klager bewijs leveren dat het gebruik door de verweerder predatoir is of inconsistent met goede praktijken. Het is ook belangrijk om een verband te leggen tussen de registratie van de domeinnaam door de verweerder en het merk van de klager. 

Voor verweerders ligt de sleutel tot succes in het verstrekken van substantiële bewijsvoering. Ze moeten duidelijk uitleggen hoe ze de domeinnaam gebruiken, ondersteunende documenten of ander bewijs leveren van echte zakelijke activiteiten, voorbereidingen voor gebruik of hun associatie met de naam. Als de domeinnaam wordt gebruikt voor kritiek of commentaar, moeten verweerders het niet-commerciële karakter van hun site benadrukken en ervoor zorgen dat de inhoud niet slechts een dekmantel is voor cybersquatting, commerciële activiteiten of het schaden van het merk van de klager. 

De UDRP vereist zowel kwade trouw bij de registratie als bij het gebruik van de domeinnaam voor een succesvolle claim. Kwade trouw bij registratie richt zich op de intentie van de verweerder op het moment van de verwerving.

Panels beoordelen of de registrant het merk van de klager als doelwit had of het merk in gedachten had bij de registratie van de domeinnaam. Zonder bewijs van gerichtheid faalt de claim doorgaans. Deze dubbele eis zorgt ervoor dat geschillen zich richten op de intentie en het gedrag van de registrant gedurende de levenscyclus van de domeinnaam. 

Gericht zijn als een essentieel onderdeel van kwade trouw 

Het concept van gerichtheid speelt een centrale rol bij het aantonen van kwade trouw. Panels onderzoeken bewijs dat de registrant specifiek het merk van de klager of de klager zelf als doelwit heeft gekozen. Dit bewijs kan direct zijn, zoals de inhoud van de website die aan de domeinnaam is gekoppeld, of indirect, zoals het moment van registratie van de domeinnaam in relatie tot de merkregistratie van de klager. Deze factoren helpen om de intentie en kwade trouw vast te stellen. 

Bijvoorbeeld, in de zaak van Morgan Stanley v. James Honeygreen werd de domeinnaam "ms-privatewealth.com" frauduleus gebruikt om de klager na te maken. Het gebruik van de domeinnaam om klanten te misleiden en de reputatie van de klager uit te buiten, bewees zonder twijfel kwade trouw. Daarentegen resulteerden zaken met beschrijvende termen of generieke woorden vaak in een bevinding van geen kwade trouw als er onvoldoende bewijs van gerichtheid was. Bijvoorbeeld, in de zaak van Apnea Sciences Corporation was de beschrijvende aard van de domeinnaam belangrijker dan claims van kwade trouw, omdat er geen aanwijzingen waren dat de registrant specifiek gericht was op het merk van de klager. 

Passief vasthouden en kwade trouw 

Zelfs in situaties waarin een domeinnaam inactief is, kan er sprake zijn van kwade trouw bij gebruik onder de doctrine van passief vasthouden. Het niet gebruiken van een domeinnaam, zoals het weergeven van een lege of "coming soon"-pagina, sluit niet automatisch de mogelijkheid uit voor een panel om kwade trouw vast te stellen. Volgens het WIPO Overzicht 3.0, sectie 3.3, kan passief vasthouden kwade trouw ter sprake zijn wanneer specifieke factoren aanwezig zijn. Panels beschouwen de volgende omstandigheden als bijzonder relevant bij het toepassen van de doctrine van passief vasthouden: 

• Het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk van de klager, wat kan suggereren dat de registrant opzettelijk probeerde te profiteren van de bekendheid ervan. 
• Het falen van de verweerder om een reactie in te dienen of enig bewijs van daadwerkelijk of geplande gebruik te goeder trouw van de domeinnaam te verstrekken. 
• Het verbergen van de identiteit van de verweerder of het gebruik van valse contactinformatie, wat vaak een schending van registratieovereenkomst inhoudt en wijst op kwade trouwintenties. 

Deze factoren stellen panels in staat om te beoordelen of passief vasthouden deel uitmaakt van een breder patroon van kwade trouwgedrag, zelfs wanneer de domeinnaam inactief blijft. 

Praktisch pleiten voor het derde vereiste 

In geschillen onder de UDRP moeten zowel klagers als verweerders hun argumenten zorgvuldig structureren om te voldoen aan de vereisten van het beleid. 

Voor klagers moet de focus liggen op het aantonen dat de verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd met kennis van de rechten van de klager en met de intentie om deze rechten aan te tasten. De klager moet mogelijke tegenwerpingen van de verweerder anticiperen, zoals claims van goede trouw bij registratie of gebruik, en deze proactief aanpakken. Bovendien wordt klagers aangeraden om eventuele gedragingen of patronen te identificeren die het kwade trouwgedrag van de verweerder aantonen, zoals het registreren van meerdere domeinnamen die gericht zijn op verschillende merken. 

Verweerders moeten aan de andere kant proberen aan te tonen dat er geen kennis of intentie was om het merk van de klager te richten. Het verstrekken van bewijs van legitiem gebruik of geplande gebruik kan een claim van goede trouw versterken. Transparantie en eerlijkheid zijn essentieel, aangezien verweerders die openlijk uitleggen wat het doel is van hun domeinnaamregistratie en het legitieme gebruik ervan aantonen, meer kans maken om te slagen in hun verdediging tegen UDRP-claims. 

Het begrijpen van hoe kwade trouw bij registratie en gebruik moet worden aangetoond, is essentieel voor zowel klagers als verweerders die betrokken zijn bij een UDRP-geschil. Door zich te concentreren op de intentie achter de registratie en het gebruik van een domeinnaam en door bewust te zijn van de factoren die op kwade trouw kunnen wijzen, kunnen partijen sterkere zaken opbouwen. Of je nu kwade trouw probeert aan te tonen of je ertegen verdedigt, zorgvuldige voorbereiding en effectief pleiten zijn de sleutels tot succes.