De MetaBirkin: Metaverse merkinbreuk of vrijheid van meningsuiting?

Kunstenaar Mason Rothschild is veroordeeld tot het betalen van US$ 133.000 aan Maison Hermès International, nadat een New Yorkse jury zijn beroep op de vrijheid van meningsuiting had afgewezen. In plaats daarvan vond de jury dat zijn 'MetaBirkin' NFT inbreuk maakte op de merkrechten van het modehuis. Clothilde Kerbrat bespreekt de uitspraak en legt uit waarom die  een belangrijk precedent schept voor de handhaving van IE-rechten in het digitale tijdperk.

In december 2021 creëerde de Amerikaanse kunstenaar Mason Rothschild een verzameling non-fungible tokens (NFT's) met de afbeelding van de iconische Birkin-tas van Hermès. Die NFT’s – die hij ‘MetaBirkins’ noemde – werden via een speciale website (metabirkin.com) aan een honderdtal kopers verkocht en via blockchain overgedragen. Elke NFT werd geassocieerd met een uniek beeld van de tas. Het  succes was zo groot dat de kunstenaar  in juni 2022 al honderd tokens had verkocht voor in totaal meer dan een miljoen dollar.

Hermès dient een claim in wegens inbreuk van het metaversemerk en eist  schadevergoeding 

Nadat sommatie  geen succes had, hebben Hermès International en Hermès of Paris, Inc. op 14 januari 2022 een kort geding aangespannen tegen Rothschild bij een federale rechtbank in New York. Het luxe modehuis beschuldigde de kunstenaar van merkinbreuk, verwatering, oneerlijke concurrentie en cybersquatting. 

Hermès  verzocht om een voorlopige voorziening om de verkoop van de NFT's stop te zetten en om betaling van schadevergoeding. Ook voerde Hermès aan dat de verkoop van de MetaBirkin NFT's haar een concurrentienadeel had bezorgd in de race om te investeren in de NFT-markt, waardoor haar winstpotentieel werd beperkt.

In reactie daarop probeerde Rothschild te betogen dat de claims van Hermès moesten worden afgewezen omdat de MetaBirkins gewoon kunstwerken zijn: "Ik maak of verkoop geen nep-Birkin-tassen. Ik maak kunstwerken die denkbeeldige, met bont bedekte Birkin-tassen verbeelden', zei hij nadat de zaak was ingediend. "Het feit dat ik de kunst verkoop met behulp van NFT's, verandert niets aan het feit dat het kunst is."

Inbreuk op metaversemerk: het argument van de vrijheid van meningsuiting

Amerikaanse jurisprudentie verleent werken, die voldoen aan een "minimum artistieke relevantiedrempel", een hoog niveau van bescherming op grond van de vrijheid van meningsuiting (zie ook de zaak Rogers v Grimaldi). Om  deze bescherming te genieten, moet er sprake zijn van artistieke relevantie van het werk en/of  mag het niet expliciet misleidend zijn wat betreft de bron van het werk.

De kunstenaar probeerde dit hoge niveau van bescherming in te roepen, eraan toevoegend dat de artistieke bedoeling achter de MetaBirkin NFT's was om een boodschap over te brengen over de invloed van de beroemde tas op de moderne samenleving en om het gebruik van bont door de luxe-industrie aan de kaak te stellen. Hermès wierp tegen dat de Amerikaanse kunstenaar geen enkel doel van artistieke expressie nastreefde, maar louter uit was op commercieel gewin.

De beantwoording van de vraag of de bedoeling van Rothschild om zich te richten op de Birkin-tas voortkwam uit artistieke expressie of uit een onwettige bedoeling om te profiteren van het beroemde merk, bleek een uitdaging voor de rechters van de US District Court om te beantwoorden. Zij kozen  ervoor om het lot van de partijen in handen te leggen van een federale jury.

Jury kiest partij voor merkeigenaar in het geschil over metaversemerken 

In haar vonnis van 8 februari 2023 achtte de jury Rothschild uiteindelijk schuldig aan merkinbreuk, verwatering en cybersquatting, omdat ze niet overtuigd was door de argumenten van de kunstenaar met betrekking tot artistieke vrijheid. De jury was eerder van mening dat Rothschild bewust had geprobeerd consumenten te misleiden en in werkelijkheid een puur financieel doel nastreefde. Als gevolg hiervan kreeg de kunstenaar de opdracht om Maison Hermès $ 133.000 aan schadevergoeding te betalen.

Deze beslissing over metaversemerkinbreuk, is een van de eerste op het gebied van NFT en schept  een belangrijk precedent  voor soortgelijke zaken op dit gebied. Het onderstreept ook dat de toepassing van het eerste amendement ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting niet alle aansprakelijkheid uitsluit.

Bekijk voor meer informatie over NFT's en merken de opname van ons webinar 'In het tijdperk van Metaverse en NFT: hoe je zich kunt voorbereiden en beschermen voor deze nieuwe wereld' (gehost door Questel) of neem hieronder contact met ons op.

Clothilde Kerbrat is merkengemachtigde bij Novagraaf in Frankrijk.