Het gebruik van merken in afwijkend design

Kun je merken die in zwart/wit zijn geregistreerd in een andere kleur of vorm gebruiken? Een recente uitspraak van het Europese Merkenbureau  (EUIPO) geeft inzicht in wat als een toegestane variatie wordt beschouwd, Marianne Tissot licht dit toe. 

Elk merk dat gedurende een periode van vijf jaar of langer niet op normale wijze in het economisch verkeer "in gebruik" is, is kwetsbaar voor doorhaling op grond van niet-gebruik. Om rechten te kunnen ontlenen aan een registratie dient het merk in beginsel te worden gebruikt conform de wijze waarop het is geregistreerd. Indien er sprake is van ondergeschikte verschillen in de versie zoals die wordt gebruikt ten opzichte van de versie zoals geregistreerd, dan geldt dat gebruik als rechtinstandhoudend gebruik.
 

Hoeveel variatie is toegestaan?

Eerder dit jaar overwoog de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO de vraag van toegestane variaties betreffende de kleur. In haar besluit van maart oordeelde zij dat het gebruik van een logo bestaat uit twee witte chevrons op een zwarte achtergrond (Zie linkerlogo) rechtinstandhoudend gebruik is van het geregistreerde merk in diapositief, bestaande uit twee zwarte chevrons op een witte achtergrond (zie rechterlogo).

Hummel Holding A/S is de houder van internationale registratie nr. 915962, met aanwijzing van de EU voor het bovenstaande beeldmerk, dat zij in 2006 had geregistreerd voor diverse waren en diensten in klassen 3, 18, 25, 28 en 35.

Barry's Bootcamp Holdings, LLC diende een verzoek tot doorhaling in bij het EUIPO op grond van het niet-gebruik van dit merk voor alle aangewezen goederen en diensten.

Het EUIPO wees het verzoek tot doorhaling gedeeltelijk af, waarbij werd overwogen dat Hummel duidelijk het gebruik van het handelsmerk had aangetoond. Dit bewijs, dat omvangrijk was, omvatte afbeeldingen van het merk op een witte achtergrond (zoals geregistreerd) en op een zwarte achtergrond (afwijkend gebruik), zoals hieronder afgebeeld

Gebruik zoals geregistreerd:

Variatie: 

Barry's Bootcamp ging in beroep tegen dit besluit en betoogde dat een groot deel van het bewijsmateriaal de afbeelding van het merk in omgekeerde vorm (wit op een zwarte achtergrond) toonde. Gezien het lage onderscheidend vermogen van het teken betoogde zij dat dit verschil in exploitatie waarschijnlijk het onderscheidende karakter van het geregistreerde merk zou veranderen en het daarmee ongeldig zou maken.

In het bijzonder beriep Barry's Bootcamp zich op het vonnis van 2019 in de zaak Adidas 'drie strepen' door het Gerecht van de Europese Unie, waarin werd geoordeeld dat het gebruik van het handelsmerk van Adidas (geregistreerd in zwart op een witte achtergrond, afgebeeld links) in omgekeerde kleurvorm (afgebeeld rechts) een significante variatie was die waarschijnlijk het onderscheidende karakter ervan zou veranderen.

In de zaak Adidas werd het betrokken merk beschreven als "extreem eenvoudig", in die zin dat het teken relatief "weinig kenmerken" had, bestaande uit drie parallelle zwarte lijnen in een rechthoekige configuratie op een witte achtergrond. Daarom "gezien de extreme eenvoud van het betrokken merk, kan zelfs een kleine variatie een significante wijziging van de kenmerken van het geregistreerde merk teweegbrengen."

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat het vonnis in de zaak Adidas betrekking had op oordeel over absolute nietigheid en onderscheidend karakter dat was verworven door gebruik, evenals op een groot aantal variaties van het merk zoals gebruikt ten opzichte van het geregistreerde merk.

Zwart-witte handelsmerken: Uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO

In Barry's Bootcamp v. Hummel Holding oordeelde de Kamer van Beroep dat het betrokken merk:

• ‘sui generis’ onderscheidend vermogen had op het moment van registratie;
• niet "extreem eenvoudig" was, omdat chevrons geen basisgeometrische vormen zijn en op meerdere manieren kunnen worden weergegeven.

Vervolgens specificeerde de Kamer van Beroep waarom de kleurenversie het onderscheidende karakter van het merk niet verandert, waarbij werd vastgesteld dat het gebruikte teken in feite zijn vorm, omtrek en verhoudingen behoudt. De variant van het merk zoals gebruikt is daarmee grotendeels gelijk aan het geregistreerde merk.

In haar besluit citeerde de Kamer ook de Common Communication on the Common Practice of the Scope of Protection of Black and White Marks van april 2014.

Deze mededeling bepaalt dat een enkele kleurverandering het onderscheidende karakter van het merk niet verandert, op voorwaarde dat:

• de verbale en figuurlijke elementen samenvallen en de belangrijkste onderscheidende elementen van het merk vormen;
• het contrast van kleuren wordt gerespecteerd;
• de kleur of kleurencombinatie op zichzelf geen onderscheidend karakter heeft; en
• kleur niet een van de belangrijkste elementen is die bijdragen aan de algehele onderscheidendheid van het merk.

In dit geval worden alle criteria gerespecteerd, met name ten aanzien van het contrast waardoor het publiek het merk duidelijk kan herkennen, wat het mogelijk maakt om te concluderen dat het bewijs van het gebruik van het teken met omgekeerde kleuren geldig bewijs vormt van het gebruik van het geregistreerde handelsmerk.

Ondersteunende jurisprudentie

De kamer van Beroep verwees ook naar een aantal eerdere beslissingen waarin het gebruik van tekens in een andere vorm dan de registratie niet werd beschouwd als wijziging van het onderscheidende karakter van het geregistreerde merk:

• Geregistreerd handelsmerk (links), gebruik in gewijzigde vormen (rechts) (Uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van oktober 2019)

• Geregistreerd handelsmerk (links), gebruik in gewijzigde vorm (rechts) (Uitspraak van de Raad van Beroep van het EUIPO van september 2019)
• 

Er werd ook verwezen naar een beslissing van november 2020 waarbij het bedrijf Hummel ook was betrokken, waarin de Raden van Beroep de toelaatbaarheid van bewijs (en dus van gebruik) van een figuurlijk element in de vorm van een chevron in allerlei kleuren toestonden (voorbeeld links afgebeeld), dat verschilde van de geregistreerde merken in zwart (rechts afgebeeld).

Fundamentele inzichten

Samengevat kunnen we uit deze beslissing een nieuwe en nuttige bevestiging halen van de geldende jurisprudentie met betrekking tot het gebruik van een handelsmerk in een andere vorm dan zoals geregistreerd. Hoewel er enige vrijheid wordt verleend aan houders van handelsmerken om het gebruik van hun geregistreerde merk aan te passen aan de marketing- en promotie-eisen van de betreffende producten of diensten, moet het teken zijn DNA behouden en mogen deze variaties het onderscheidende karakter van het merk niet veranderen.

Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Voor vragen met betrekking tot registratie en bescherming van intellectueel eigendom kunt u hieronder contact opnemen of spreek met uw Novagraaf consultant.

Dit artikel is geschreven door Marianne Tissot. Marianne is een Franse en Europese merkengemachtigde en is werkzaam in het kantoor van Novagraaf in Parijs.