Hoe octrooieerbare uitvindingen geheim te houden: contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen

Of je er nou voor kiest om een octrooiaanvraag in te dienen of om de nieuwe uitvinding geheim te houden, het is van essentieel belang stappen te ondernemen om de risico's van openbaarmaking te minimaliseren. Onze collega Rose-Marie Ehanno van ons kantoor te Frankrijk zet dit uiteen.

Een uitvinding kan door de eigenaar op twee manieren worden beschermd: door het indienen van een octrooiaanvraag of door het bedrijfsgeheim. In beide gevallen is het cruciaal de uitvinding te beschermen door de mogelijkheden tot openbaarmaking te beperken, onder meer door contractuele geheimhoudingsverplichtingen op te leggen. Indien dit niet volstaat, moet zo spoedig mogelijk een datum worden vastgesteld, zo nodig door middel van een voorlopige octrooiaanvraag.  

1. Vertrouwelijkheid om nieuwheid te beschermen

Bedrijfsgeheimen zijn een goede optie om de uitvinding geheim te houden. Wanneer eigenaars van een uitvinding deze echter willen beschermen door middel van bedrijfsgeheimen, moeten zij voorzichtig zijn in hun omgang met anderen. Dit geldt eveneens indien de uitvinder overweegt een octrooiaanvraag in te dienen. De toekenning van een octrooi is immers onderworpen aan verschillende voorwaarden, waaronder het nieuwheidsvereiste.

Het nieuwheidsvereiste vereist dat de in het octrooi geclaimde uitvinding nieuw is, dat wil zeggen nooit zonder geheimhoudingsplicht aan een derde is bekendgemaakt. Dit betekent dat wanneer een uitvinding intern en in het geheim kan worden ontwikkeld, het niet onmiddellijk noodzakelijk is een octrooi aan te vragen. Zodra daarentegen technische details bekend moeten worden gemaakt - bijvoorbeeld aan een leverancier, klant of zelfs aan het publiek om hun belangstelling te toetsen - is het van essentieel belang te beslissen of een octrooi moet worden aangevraagd, aangezien elke bekendmaking die vóór de indiening van de octrooiaanvraag plaatsvindt, de uitvinding haar octrooieerbaarheid ontneemt.

Daarom is het van essentieel belang om de discretie te waarborgen van elke persoon die kennis heeft van (het werk aan) de uitvinding, of het nu gaat om een partner, een werknemer of een leverancier. Voordat informatie of knowhow wordt bekendgemaakt, moet deze discretie worden gewaarborgd door een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen of door een vertrouwelijkheidsclausule op te nemen in de overeenkomst die de partijen bindt (bijv. de arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst).

Bij het opstellen van dit voorschrift moet grote zorgvuldigheid worden betracht, en met name moet de omvang van de geheimhouding duidelijk en ondubbelzinnig worden omschreven om elke twijfel over de reikwijdte ervan te vermijden. Dit zorgt ervoor dat in geval van een geschil de contractuele aansprakelijkheid voor de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie in werking treedt.

Door in dit stadium rekening te houden met de vertrouwelijkheid kan ook worden voorkomen dat men in de val trapt van zelfopenbaring. Dit is belangrijk omdat het er niet alleen om gaat zich te beschermen tegen bekendmaking door derden, maar ook tegen bekendmaking door zichzelf, al dan niet per ongeluk.  

2. Publicatieclausules gebruiken om openbaarmakingen te controleren

Bij de vraag hoe octrooieerbare uitvindingen geheim kunnen worden gehouden, kan het ook nodig zijn rekening te houden met tijdslimieten, aangezien het vaak voorkomt dat uitvinders hun onderzoek of resultaten willen publiceren en het nodig kan zijn een partner toe te staan wetenschappelijke artikelen te publiceren over de technische vooruitgang en de ontwikkelde kennis. Deze verspreiding van nieuwe kennis is een van de pijlers van de vooruitgang van de wetenschap en verleent de auteur ervan een reputatie.

Indien een ander dan de uitvinder een artikel over de uitvinding wil of moet publiceren, moet in de overeenkomst een publicatieclausule worden opgenomen. Deze clausule moet de grenzen en voorwaarden voor elke mededeling over de uitvinding aangeven. Afhankelijk van de behoeften van de partijen moet dit een tijdslimiet omvatten (die publicatie gedurende een bepaalde periode verhindert, bijvoorbeeld om de indiening van de octrooiaanvraag mogelijk te maken) of een voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van elke publicatie door de eigenaar van de uitvinding.

3. Bescherming van de nieuwheid met voorlopige octrooiaanvragen

Indien de voorgaande maatregelen niet of onvoldoende zijn genomen, en een openbaarmaking in het verschiet ligt, kan de nieuwheid van een uitvinding soms nog steeds worden beschermd door in de betrokken rechtsgebieden een voorlopige octrooiaanvraag in te dienen.

Zo is in Frankrijk met de wet PACTE, die op 1 juli 2020 in werking is getreden, een systeem van voorlopige octrooiaanvragen ingevoerd dat rechtstreeks geïnspireerd is door de Amerikaanse voorlopige aanvragen. Deze procedure maakt het mogelijk om te dateren en een recht van voorrang vast te stellen door een eenvoudige technische beschrijving van de uitvinding in te dienen bij het Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) in Frankrijk. Aangezien het niet nodig is de volledige conclusies mee te delen (die documenten kunnen later worden ingediend), kan zeer snel een voorlopig octrooi worden ingediend.

Deze Franse aanvraagmogelijkheid is goedkoper en sneller, hoewel moet worden opgemerkt dat een voorlopige aanvraag geen IE-titel als zodanig vestigt. De aanvraag moet binnen 12 maanden na de indiening worden omgezet in een echte octrooiaanvraag of een gebruikscertificaat, anders wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken.

Een dergelijke optie maakt het niettemin mogelijk te anticiperen op een op handen zijnde openbaarmaking en beperkt dus het risico van verlies van rechten wegens gebrek aan nieuwheid. Er moet echter slechts spaarzaam gebruik van worden gemaakt, wanneer er onvoldoende tijd is om een volledige aanvraag op te stellen. De technische beschrijving van de uitvinding; de enige voorwaarde voor het indienen van een voorlopige aanvraag, kan immers ontoereikend zijn om de prioriteit van de latere aanvraag geldig vast te stellen, met name wanneer er geen conclusies zijn. In dit geval, aangezien de openbaarmaking reeds heeft plaatsgevonden, zal de nieuwheid ontbreken en zal de definitieve aanvraag worden afgewezen.

Voor advies over het opstellen van contracten of het indienen van voorlopige octrooiaanvragen kun je contact met ons opnemen.

Rose-Marie Ehanno, hoofd contracten en registraties, Novagraaf, Frankrijk