Merkenstrijd: Puma wint van Nike in zaak rond ‘FOOTWARE’

In deze zaak staan twee wereldberoemde sportmerken tegenover elkaar: Puma en Nike. Het geschil draait om de registratie van Nike’ s merk ‘FOOTWARE’, waartegen Puma bezwaar heeft ingediend.  Puma stelde dat deze term niet als merk geregistreerd kan worden, wat vervolgens leidde tot een juridische strijd tussen de twee sportgiganten. 

Nike heeft in 2019 het trademark “FOOTWARE” geregistreerd. Het idee achter het registreren van FOOTWARE was om het concept van ‘voet’ te verbinden met ‘software’ of ‘hardware’. Het doel hiervan was om een reeks producten die technische elementen bevatten te labelen en op die manier de positie van Nike in de markt te versterken. Bij FOOTWARE moet gedacht worden aan schoenen met een bepaald technisch element, een soort slimme schoenen. 

Puma SE heeft in 2020 bij het EUIPO een aanvraag tot nietigverklaring ingediend met betrekking tot het Uniewoordmerk FOOTWARE dat in 2019 door Nike is ingeschreven. 

De waren en diensten waarop het betwiste merk werd gedeponeerd zijn klasse 9: computer hardware en software, klasse 38: telecommunicatie diensten, en klasse 42: aanbieder van applicatiediensten met API-software. (API- software maakt integratie van het voorwerp met andere apparaten mogelijk)  

De klassen 9 en 42 hebben beide betrekking op een verscheidenheid aan technologie en computergebaseerde goederen en diensten. 

Puma beroept zich op artikel 7(1)(c) en artikel 59(1)(a) van Verordening(EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het Uniemerk. Hierin staat dat een merk niet beschrijvend mag zijn voor de waren of diensten waarvoor het wordt ingeschreven. 

De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft het verzoek tot nietigverklaring afgewezen. Puma heeft vervolgens beroep ingesteld bij EUIPO tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. Het EUIPO heeft het beroep toegewezen op de grond dat het merk beschrijvend was voor de betrokken diensten. Deze beoordeling is gebaseerd op het Engelstalige publiek met en een bepaalde basiskennis. Dit publiek zou het teken FOOTWARE kunnen verwarren met FOOTWEAR en er van uitgaan dat ze te maken hebben met normaal schoeisel.  

Het gerecht 

Nike was het niet eens met de uitspraak van het EUIPO en stapte naar het Gerecht. Nike voerde hier verschillende argumenten aan tegen de beslissing van het EUIPO. 

Ten eerste stelde Nike dat het EUIPO haar onderzoek naar het beschrijvende karakter van het merk ‘FOOTWARE’ niet goed had uitgevoerd. Volgens het Gerecht was het onderzoek van het EUIPO grondig en logisch opgebouwd: de term ‘FOOTWARE’ werd geïnterpreteerd als een samentrekking van ‘footwear’ en ‘software’, wat verwijst naar technologie die wordt toegepast op schoenen. Het Gerecht bevestigde dat het EUIPO een juiste beoordeling had gemaakt van het beschrijvende karakter en dat deze beoordeling gebaseerd was op een objectieve analyse van de betekenis van de term voor het relevante publiek. 

Ten tweede voerde Nike aan dat Puma haar bewijsmateriaal te laat zou hebben ingediend. Nike stelde dat het bewijs van Puma niet meer in overweging genomen had mogen worden. Het Gerecht oordeelde hierover dat hoewel het bewijs laat was ingediend, het nog steeds relevant was voor de beoordeling van het beschrijvende karakter van het merk. Ook werd benadrukt dat de overwegingen van het EUIPO gebaseerd waren op een bredere analyse en dat de vertraging in de indiening van het bewijs geen doorslaggevende invloed had op de uiteindelijke beslissing. 

Het derde argument dat Nike aanvoerde is dat FOOTWARE helemaal niet beschrijvend zou zijn voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Nike meent dat het merk niet uitsluitend beschrijvend was, maar eerder suggestief, wat volgens hen voldeed aan de vereisten voor merkregistratie. Het gerecht heeft geoordeeld dat de term ‘ FOOTWARE’ wel beschrijvend is voor waren en diensten waarvoor het merk was ingeschreven. De term wordt beschouwd als een logische aanduiding voor producten en diensten die te maken hebben met slimme schoenen en schoeisel technologie. Voor het relevante publiek geeft de term een duidelijke beschrijving van de kenmerken van de producten. Hierdoor voldoet de term niet aan de vereisten voor merkbescherming. 

Het Gerecht concludeerde dat geen van de door Nike aangevoerde argumenten een grond vormde om de beslissing van EUIPO te herzien waardoor de registratie van het merk ‘FOOTWARE’ terecht werd geweigerd. Op dit moment heeft Nike niet meer het alleenrecht om slimme schoenen te verkopen onder het merk ‘FOOTWARE’. Als Nike het niet eens is met de uitspraak van het Gerecht kan zij nog in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

Mocht u voornemens hebben een merk te gaan gebruiken, maar bij onderzoek stuiten op een registratie die een mogelijk bezwaar vormt, spreek dan met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op. Abonneer nu op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Dit artikel is geschreven door Lisanne de Vries, werkzaam op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam.