Oppositie tegen beeldmerkaanvraag Dolly Parton

De beroemde Amerikaanse zangeres Dolly Parton bezit een aantal merkregistraties met haar naam in de Verenigde Staten. Tegen een nieuwe beeldmerkaanvraag is door diepvriesfabrikant Dolly Madison echter oppositie aangetekend. Theo Visser geeft een toelichting en wijst op het belang van merkgelijkenisonderzoek.

Dolly Parton

Dolly PartonIn maart 2020 diende Dolly Parton een merkaanvraag in voor een gestileerde versie van haar handtekening, Dolly, met een vlinder (zie hiernaast). Het merk is onder meer aangevraagd voor diepvriesproducten. Op 31 augustus jongstleden werd het merk voor oppositiedoeleinden gepubliceerd en op 9 september werd door (het bedrijf achter) Dolly Madison oppositie ingediend.

Dolly Madison

Dolly Madison Bakery is opgericht in 1937 en - hoewel de voornaam anders werd gespeld - vernoemd naar Dolley Madison, de vrouw van president James Madison. De naam werd gebruikt voor een succesvol ijsmerk dat sinds het midden van de twintigste eeuw decennialang in de Verenigde Staten is verkocht. Het merk is nu eigendom van Calip Holdings in New York.

Dolly Madison

Volgens Calip is de kans op verwarring tussen de merken groot. Sinds bijna een eeuw vóór de datum van indiening van de merkaanvraag van Dolly Parton heeft Calip (met inbegrip van haar rechtsvoorgangers) ijs en bevroren confiserie verkocht onder het inmiddels bekende merk DOLLY MADISON. Calip heeft door meer dan negentig jaar verkoop een waardevolle goodwill en reputatie opgebouwd met het merk. Volgens Calip zal de toevoeging van de vlinder aan het merk van Dolly Parton de verwarring niet wegnemen.

Calip probeert met het indienen van oppositie te voorkomen dat het beeldmerk Dolly wordt geregistreerd voor diepvriesconfiserie.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de oppositie wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken. In dit geval is er een grote mate van auditieve overeenstemming maar een veel mindere mate van visuele overeenstemming.

De kans dat de oppositie wordt toegewezen lijkt al met al groot, mede gelet op de bekendheid die het merk DOLLY MADISON door langdurig en intensief gebruik heeft verworven.

Conclusie

Ook als het voor de hand lijkt te liggen om een merk aan te vragen dat in het verlengde ligt van eerder gedeponeerde merken of de naam van een (bekende) persoonlijkheid betreft, is het zaak om voorafgaand onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. Op basis van een merkgelijkenisonderzoek kunnen wij u adviseren over de risico’s die zijn verbonden aan het in gebruik nemen van een merk. U voorkomt daarmee onnodige tijd- en geldverslindende procedures.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Catfight met CAT

De beslissing van de Kamer van Beroep van het EU-merkenbureau EUIPO van 23 augustus jl. laat zien dat een woord voor bepaalde waren als niet of weinig onderscheidend kan worden gezien, terwijl hetzelfde woord voor andere waren wel een merkfunctie kan vervullen. In deze kwestie kwam aan de orde dat hoewel het woord ‘cat’ geen onderscheidend vermogen bezit voor speelgoed in de vorm van katten dan wel speelgoed gemaakt voor katten, dit woord wel onderscheidend vermogen kan hebben voor replica’s van o.a. voertuigen, machines, tractoren, vrachtwagens of aanhangwagens. 

Catfight met CAT
Nieuws en opinie

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Het klinkt vanzelfsprekend dat een octrooi voor een uitvinding alleen kan worden aangevraagd door een persoon. Per slot van rekening zijn alleen mensen in staat om nieuwe innovatieve technologieën uit te vinden. Maar wat als  nieuwe technologie volledig wordt ontwikkeld door een zeer geavanceerde computer? Wie kan dan worden beschouwd als uitvinder? Deze vraag stond centraal in een aantal procedures die werden gevoerd bij octrooibureaus over de hele wereld, waaronder het Europees Octrooibureau (EOB).

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.