Oppositie tegen beeldmerkaanvraag Dolly Parton
De beroemde Amerikaanse zangeres Dolly Parton bezit een aantal merkregistraties met haar naam in de Verenigde Staten. Tegen een nieuwe beeldmerkaanvraag is door diepvriesfabrikant Dolly Madison echter oppositie aangetekend. Theo Visser geeft een toelichting en wijst op het belang van merkgelijkenisonderzoek.
Dolly Parton
In maart 2020 diende Dolly Parton een merkaanvraag in voor een gestileerde versie van haar handtekening, Dolly, met een vlinder (zie hiernaast). Het merk is onder meer aangevraagd voor diepvriesproducten. Op 31 augustus jongstleden werd het merk voor oppositiedoeleinden gepubliceerd en op 9 september werd door (het bedrijf achter) Dolly Madison oppositie ingediend.
Dolly Madison
Dolly Madison Bakery is opgericht in 1937 en - hoewel de voornaam anders werd gespeld - vernoemd naar Dolley Madison, de vrouw van president James Madison. De naam werd gebruikt voor een succesvol ijsmerk dat sinds het midden van de twintigste eeuw decennialang in de Verenigde Staten is verkocht. Het merk is nu eigendom van Calip Holdings in New York.
Volgens Calip is de kans op verwarring tussen de merken groot. Sinds bijna een eeuw vóór de datum van indiening van de merkaanvraag van Dolly Parton heeft Calip (met inbegrip van haar rechtsvoorgangers) ijs en bevroren confiserie verkocht onder het inmiddels bekende merk DOLLY MADISON. Calip heeft door meer dan negentig jaar verkoop een waardevolle goodwill en reputatie opgebouwd met het merk. Volgens Calip zal de toevoeging van de vlinder aan het merk van Dolly Parton de verwarring niet wegnemen.
Calip probeert met het indienen van oppositie te voorkomen dat het beeldmerk Dolly wordt geregistreerd voor diepvriesconfiserie.
Beoordeling
Bij de beoordeling van de oppositie wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken. In dit geval is er een grote mate van auditieve overeenstemming maar een veel mindere mate van visuele overeenstemming.
De kans dat de oppositie wordt toegewezen lijkt al met al groot, mede gelet op de bekendheid die het merk DOLLY MADISON door langdurig en intensief gebruik heeft verworven.
Conclusie
Ook als het voor de hand lijkt te liggen om een merk aan te vragen dat in het verlengde ligt van eerder gedeponeerde merken of de naam van een (bekende) persoonlijkheid betreft, is het zaak om voorafgaand onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. Op basis van een merkgelijkenisonderzoek kunnen wij u adviseren over de risico’s die zijn verbonden aan het in gebruik nemen van een merk. U voorkomt daarmee onnodige tijd- en geldverslindende procedures.
Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.