Over Rupsje Nooitgenoeg in het Verenigd Koninkrijk en de 'lookalike' beslissing

Het juridische geschil tussen Marks & Spencer en Aldi over hun rivaliserende Colin the Caterpillar en Cuthbert the Caterpillar verjaardagstaarten was de bron van vele krantenkoppen en Twitter berichten in 2021. Luke Portnow legt uit wat het besluit van de supermarktketens om een schikking te treffen betekent voor de Britse wetgeving inzake "passing off" na de Brexit.

Colin v Cuthbert was geen gebruikelijk merkenrechtelijk geschil: de woorden/namen zijn immers van elkaar te onderscheiden. In deze kwestie ging het om een geschil (en een volledige vordering voor het Hooggerechtshof) over imitatieproducten of ‘lookalike’ producten.

Tegen lookalike producten kan in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden opgetreden op grond van de common law onrechtmatige daad van "passing off", een soort vordering wegens oneerlijke concurrentie. De rechtsmiddelen, die door rechters zijn ingesteld, omvatten een dwangbevel, levering, schadevergoeding of een winstafrekening.

De rechters in het Verenigd Koninkrijk dringen (zowel in de precontentieuze fase als tijdens het proces) altijd aan op een minnelijke schikking. In het geval van Colin the Caterpillar hoopten velen in de IE-sector echter op een volledig proces en een beslissing. Dit zou nuttige opheldering hebben verschaft over de precieze Britse wetgeving inzake ‘lookalikes’ . 

Deze mogelijke "nieuwe" jurisprudentie was van bijzonder belang in de wereld na de Brexit, nu het VK buiten de jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) valt. Evenzo is de EU-Merkenverordening (EUTMR) niet langer van toepassing en hoeft zij niet te worden overwogen, geïnterpreteerd of toegepast op deze Britse onrechtmatige daad naar gewoonterecht. 

Onderzoek van de status quo positie 

Hoewel de voorwaarden van de schikkingsovereenkomst tussen Marks & Spencer en Aldi niet openbaar zijn gemaakt, lijkt de status quo te zijn gehandhaafd. In het VK zijn ‘ lookalikes’ geen namaak producten en wordt de verkoop ervan beschouwd als een eerlijke handelspraktijk, terwijl de juridische positie van het land - althans voorlopig - gebaseerd blijft op de beslissingen in de zaken Jif Lemon, United Biscuits, Moroccanoil en Specsavers.

Volgens deze jurisprudentie is het bestuderen van een concurrerend product en het vervolgens aanbieden van een kopie daarvan met een soortgelijke uitdossing niet zonder risico, maar geen "passing off". In de uitspraak in de zaak Specsavers wordt erkend dat dit een gangbare marktpraktijk is, waarbij werd aangetoond hoe bedrijven probeerden de opmaak en verpakking van hun concurrenten zo dicht mogelijk te benaderen. Moroccanoil legt uit dat consumenten iets kunnen zien dat hen aan een bepaald product doet denken, maar dat zij deskundig genoeg zijn om bij nadere bestudering te zien dat het van een andere producent afkomstig is.

Lookalikes en het EU-concept van handelsmerken met reputatie

Op de achtergrond hiervan, met name in het geval van Moroccanoil, speelde de overduidelijke terughoudendheid van de Britse rechtbanken om de EU-jurisprudentie die het Hof van Justitie van de EU (HJEU) in de zaak L'Oréal v Bellure heeft vastgesteld, strikt toe te passen. In deze zaak werd de veelgebruikte uitdrukking "meeliften" gebruikt, die synoniem is met ongerechtvaardigd voordeel trekken uit een ouder merk met een sterke reputatie. 

Volgens de jurisprudentie van het HvJEU gaat het bij ‘lookalikes’ meer om (en zijn zij vatbaar voor beroep) de begrippen “verwatering”, "reputatie", "ongerechtvaardigd voordeel" en "reclamefunctie". De eerste twee elementen van "goodwill" en "onjuiste voorstelling van zaken" in de klassieke drie-eenheid van passing off van het Britse gemeenrecht passen hier niet goed bij. Als gevolg daarvan is het moeilijk om die feiten en jurisprudentie te repliceren op het begrip "passing off". 

Uiteraard is het EUTMR van toepassing als het gaat om vorderingen waartegen actie kan worden ondernomen en om een verbod om een procedure in te leiden tegen een ‘lookalike’ product. De jurisprudentie van het HJEU dient als leidraad voor het beantwoorden van vragen over verduidelijkingen van punten van het EU-recht door de rechtbanken van de nationale lidstaten. Het is vervolgens aan nationale rechters om die beginselen toe te passen of om te proberen ze toe te passen op de feiten van de voorliggende zaak. 

Na de Brexit was er een kans (en voor sommigen de hoop) dat de zaak Colin The Caterpillar zou kunnen afwijken van de zaak L'Oréal v Bellure en een belangrijk juridisch argument in het VK zou kunnen verduidelijken (of zelfs creëren) in het kader van de onrechtmatige daad van het doorgeven van een product. Nu Marks & Spencer en Aldi een schikking hebben getroffen, is de kans dat een dergelijke uitspraak wordt gedaan voorlopig verdwenen. 

Aangezien Marks & Spencer en Aldi eindigden met een nieuw geschil in 2021 (over vermeende ‘lookalike’ op sneeuwglobe geïnspireerde drankflessen), hoeven we wellicht niet lang te wachten tot dit onderwerp opnieuw aan de orde komt. Aangezien het rechtssysteem in het VK echter zo sterk gericht is op minnelijke schikking, zou alleen een brutale 'overschrijding van het merk' (zoals in United Biscuits) kunnen leiden tot een vordering tot passing-off die leidt tot rechtsmiddelen voor merkhouders in het VK.

Deze praktijken van ‘lookalikes’ beperken zich niet tot het VK; Onze consultants komen dit wereldwijd en in alle sectoren tegen. Van snoepgoed, cosmetica tot luxe producten: het is belangrijk om snel en gepast op te treden tegen deze handelspraktijken. Daarbij zijn wij u graag van dienst.

Luke Portnow is een merkengemachtigde bij Novagraaf in het Verenigd Koninkrijk