La chenille toujours avide d'une décision "sosie"

Le conflit juridique opposant Marks & Spencer et Aldi au sujet de leurs gâteaux d'anniversaire rivaux Colin the Caterpillar et Cuthbert the Caterpillar a été la source de nombreux titres et posts sur Twitter en 2021. Luke Portnow nous explique les implications de cette décision de régler à l'amiable ce litige signifie pour la loi britannique sur le "passing off" suite au Brexit.

Colin vs. Cuthbert n'était pas un litige "normal" portant sur des droits de marque, les signes utilisés se distinguant les uns des autres. Il s'agissait plutôt d'un litige (et d'une action en justice devant la Haute Cour) portant sur des produits copiés ou "sosies".

Ces produits similaires peuvent faire l'objet d'une action en justice au Royaume-Uni en vertu du délit de Common Law de "passing off", un type d'action en concurrence déloyale. Cette action, qui a été créée par les juges, peut comprendre des injonctions,  des dommages et intérêts ou la comptabilisation des bénéfices.

Les tribunaux britanniques (tant avant l'action que pendant le procès) font toujours pression pour un règlement à l'amiable. Cependant, dans le cas de Colin the Caterpillar, de nombreux spécialistes de la propriété intellectuelle espéraient un procès complet et une décision. Cela aurait fourni des éclaircissements utiles sur la position exacte du droit britannique en matière de produits « sosies ».

Cette éventuelle "nouvelle" jurisprudence présentait un intérêt particulier dans le monde de l'après-Brexit, le Royaume-Uni ne relevant plus de la juridiction de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). De même, le règlement de l'UE sur les marques (EUTMR) ne s'applique plus et n'a pas besoin d'être considéré, interprété ou appliqué à ce délit de Common Law britannique.

Examen de la position de statu quo

Bien que les termes de l'accord de règlement entre Marks & Spencer et Aldi n'aient pas été rendus publics, le statu quo semble avoir été maintenu. Au Royaume-Uni, les « sosies » sont de bonne guerre et considérés comme une pratique commerciale honnête. La position juridique du pays reste fondée - du moins pour l'instant - sur les décisions Jif Lemon, United Biscuits, Moroccanoil et Specsavers.

Selon cette jurisprudence, étudier un produit concurrent et en proposer une copie avec un habillage similaire est considéré comme une "vie dangereuse" et non comme un acte de « passing off » : la décision rendue dans l'affaire Specsavers reconnaît qu'il s'agit d'une pratique de marché établie, avec des preuves montrant comment les équipes juridiques internes ont essayé de se rapprocher le plus possible de la présentation et de l'emballage de leurs concurrents ; Moroccanoil explique que les consommateurs peuvent voir quelque chose et savoir que cela leur rappelle un produit, mais qu'ils sont suffisamment informés pour étudier le produit et voir qu'il provient d'une source différente.

Les « sosies » et le concept de marque de renommée

En arrière-plan de cette affaire, en particulier avec Moroccanoil, nous pouvons relever la réticence évidente des tribunaux britanniques à appliquer strictement la jurisprudence de l'UE établie par la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans l'affaire L'Oréal contre Bellure. Cette affaire a légué l'expression très utilisée de "profiter de la traîne", qui est synonyme de tirer un avantage déloyal d'une marque antérieure ou de sa renommée.

Selon la jurisprudence de la CJUE, les « sosies » sont plutôt attaquables en application des concepts de dilution, de renommée ou encore d’avantage déloyal. Les deux premiers éléments de "goodwill" et de "fausse représentation" de la trinité classique de la Common Law britannique en matière de passing off ne sont pas parfaitement adaptés à cette situation. Par conséquent, il est difficile de reproduire ces faits et cette jurisprudence sur le passing off.

Bien entendu, lorsqu'il s'agit de réclamations recevables et d'injonctions à lancer une procédure contre un produit similaire, le règlement sur les droits de propriété intellectuelle s'applique. La jurisprudence de la CJUE existe en tant que guide, répondant aux questions relatives à la clarification de points de droit européen par les tribunaux des États membres. Il appartient ensuite aux tribunaux nationaux d'appliquer ces principes ou d'essayer de les transposer aux faits de l'affaire qui leur est soumise.

Après le Brexit, il y avait donc peut-être une opportunité (et pour certains, un espoir) que l'affaire Colin The Caterpillar puisse s'écarter de l'affaire L'Oréal v Bellure et clarifier (ou même créer) un domaine important de l'argumentation juridique au Royaume-Uni en vertu du délit de passing off. Maintenant qu'un accord a été conclu entre Marks & Spencer et Aldi, la probabilité qu'une telle décision soit rendue a disparu, du moins pour le moment.

Étant donné que Marks & Spencer et Aldi ont terminé l'année 2021 avec un nouveau litige (concernant des bouteilles de liqueur inspirées par un supposé globe de neige), nous n'aurons peut-être pas à attendre trop longtemps avant que ce sujet ne soit à nouveau abordé. Toutefois, étant donné que le système judiciaire britannique est fortement axé sur le règlement à l'amiable, seul une violation manifeste de marque (comme dans l'affaire United Biscuits) pourrait donner lieu à une action en concurrence déloyale donnant lieu à des dommages et intérêt pour les titulaires de marques au Royaume-Uni.

Luke Portnow est avocat spécialisé en droit des marques chez Novagraaf au Royaume-Uni.