Registratie van een niet-conventioneel merk of vormmerk: een somber vooruitzicht voor de Louboutins van de toekomst?

Niet-conventionele merken zijn merken die een vorm, kleur, geur of geluid beschermen. Ondanks dat ze maar een klein deel uitmaken van alle merken in het register, zijn ze een populair en innovatief middel voor bedrijven om hun producten of diensten te onderscheiden.

Hoewel het vereiste van ‘grafische weergave’ niet meer geldt voor dit type merken, is er tegelijkertijd een nieuwe beperking geïntroduceerd. Nu geldt namelijk dat merken niet worden geregistreerd als ze volledig bestaan uit een ‘ander kenmerk’ dat voortkomt uit de producten zelf, welke noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen of wezenlijke waarde aan het product geeft. Eerder was dit kenmerk beperkt tot de vorm, waar het nu voor alle kenmerken geldt.

Wanneer kun je een vorm of kenmerk niet als merk registreren?

Vormen die eerder voor merkregistratie waren uitgesloten zijn bijvoorbeeld eierdozen of bananen bewaardozen in de herkenbare vorm van het fruit. Zij bestaan namelijk exclusief uit de vorm van het product zelf, een ei of banaan . Ook waren voorheen bepaalde materialen, zoals leer, glas en hout om diezelfde reden niet registreerbaar als merk als diezelfde materialen op zo’n manier werden verwerkt dat ze een specifieke vorm kregen. Omdat de grondstoffen zelf geen specifieke vorm hebben waardoor ze binnen de vormdefinitie passen, zullen zij nu mogelijk onder de noemer ‘andere kenmerken’ vallen. Zij komen immers voort uit de producten zelf. 

Ook registratie van merken die volledig bestaan uit een vorm of ander kenmerk welke noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen zijn niet als merk te beschermen. Denk hierbij aan de blokjes van Lego. De (alle) kenmerken daarvan zijn technisch bepaald omdat een  blokje op een ander blokje moet passen om zijn functie te vervullen.

De laatste beperking voor registratie van een niet-conventioneel- of vormmerk is die van de wezenlijke waarde. Het gaat hier om merkaanvragen die compleet bestaan uit een vorm of andere eigenschap die als zo mooi wordt gezien dat het wezenlijke waarde aan het product geeft. Een voorbeeld is de rode zool van Louboutin of het bekende patroon van Burberry. Hoewel geregistreerd onder de oude regelgeving, is de kans groot dat deze merken vallen binnen de definitie van een ‘ander kenmerk’ dat wezenlijke waarde aan het product geeft.

Welke vorm (of ander kenmerk) kun je dan wel registreren?

Een oplossing om dit soort merken toch te registreren is door bij het indienen van de merkaanvraag een logo op de vorm of het andere kenmerk toe te voegen. Zo bestaat de merkaanvraag niet meer in zijn geheel uit de vorm of de andere eigenschap in kwestie, wat de kans op registratie vergroot. Om dezelfde reden kan het helpen om andere ‘niet-technische’ elementen toe te voegen aan vormen (of andere kenmerken) die noodzakelijk zijn om een technisch resultaat te verkrijgen. De uitsluiting van de wezenlijke waarde van merkregistratie geldt bovendien niet voor logo’s, en de aantrekkelijkheid van een bekend merk wordt ook niet meegenomen bij de beoordeling of het kenmerk of de vorm wezenlijke waarde aan het product geeft. 

Beschermingsomvang in het verleden ingeschreven merken?

Als een  niet-conventioneel merk of vormmerk al geregistreerd is maar vermoedelijk onder de noemer ‘andere kenmerken’ valt, is dit niet bij voorbaat waardeloos.  Uit de rechtspraak is namelijk duidelijk geworden dat de beperking niet met terugwerkende kracht wordt toegepast. Het starten van een actie die de geldigheid van deze merken betwistis niet automatisch succesvol, ten tijde van het depot van deze merken bestond de uitsluiting immers nog niet.

Voor advies inzake de registratie van een  (niet-conventioneel) merk neem je contact met ons op via de knop hieronder.

Megan Creemers werkt als Associate IE-Consultant bij Novagraaf in Amsterdam.