Marques non traditionnelles dans l'UE : Les choses ont-elles vraiment changé ?

Les modifications apportées aux conditions d'enregistrement des marques promettaient d'ouvrir une nouvelle ère pour les marques non traditionnelles, telles que les marques de forme, dans l'Union européenne. Mais Megan Creemers se demande si les choses ont vraiment changé pour les titulaires de marques.

Les marques non traditionnelles sont des marques qui protègent une forme, une couleur, une odeur ou un son. Bien qu'elles ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des marques enregistrées auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ces marques constituent un moyen populaire et innovant pour les entreprises de différencier leurs produits ou leurs services.

Bien que l'exigence de "représentation graphique" ne s'applique plus aux demandes d'enregistrement de ces types de marques, une nouvelle restriction a été introduite. À l'heure actuelle, les marques ne peuvent pas être enregistrées dans l'UE si elles sont entièrement constituées d'une "autre caractéristique" (conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement sur la marque de l'UE, tel que modifié par le Paquet Marques). Il s'agit de toute caractéristique qui :

• est déterminée par la nature des produits
• est nécessaire pour obtenir un résultat technique ; ou
• donne aux produits leur valeur essentielle.

Auparavant, ces caractéristiques étaient limitées à la forme du produit, alors qu'aujourd'hui cette catégorie est beaucoup plus large et peut inclure tous les attributs du produit.

Quand une forme ou une caractéristique peut-elle être enregistrée en tant que marque ?

Parmi les exemples de formes qui n'étaient pas éligibles à l'enregistrement d'une marque en raison de la nature des produits, on peut citer les boîtes d’œufs ou les boîtes de stockage de bananes (qui sont exclusivement constituées de la forme du produit lui-même). Pour la même raison, certains matériaux, tels que le cuir, le verre et le bois, ne pouvaient pas auparavant être enregistrés en tant que marque s'ils étaient dotés d'une forme spécifique. Toutefois, jusqu'à récemment, les matières premières elles-mêmes n'avaient pas de forme spécifique leur permettant de répondre à la définition de la forme. En raison de l'introduction de la nouvelle restriction, elles relèvent désormais de la rubrique "autres caractéristiques" et toute marque sera donc rejetée.

L'enregistrement de marques composées uniquement d'une forme ou d'une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique constitue également un défi. Prenons l'exemple des blocs Lego, pour lesquels la plupart, voire la totalité, des caractéristiques de la forme sont techniquement déterminées, car le bloc doit s'emboîter sur un autre bloc pour remplir sa fonction.

La dernière limite à l'enregistrement d'une marque non traditionnelle ou d'une marque de forme est celle de la valeur essentielle. Il s'agit de marques entièrement constituées d'une forme ou d'une autre propriété considérée si belle qu'elle confère une valeur essentielle au produit. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer la semelle rouge de Louboutin et le motif à carreaux de Burberry. Bien que ces deux marques aient été enregistrées en vertu de l'ancien règlement, il y a de fortes chances qu'elles répondent aujourd'hui à la définition d'une "autre caractéristique" conférant une valeur essentielle au produit.

Quelle forme (ou autre caractéristique) peut-on enregistrer ?

Une solution pour enregistrer ce type de marques consiste à ajouter un logo à la forme ou à l'autre signe que le demandeur souhaite enregistrer en tant que marque. Une fois le logo ajouté, la marque ne sera plus entièrement constituée de la forme ou de la caractéristique en question, ce qui augmentera ses chances d'enregistrement. Pour la même raison, il peut également être utile d'ajouter d'autres éléments "non techniques" aux formes (ou autres caractéristiques) afin que les caractéristiques de la forme ne soient pas toutes nécessaires pour obtenir un résultat technique.

De même, le critère de la valeur essentielle ne s'applique pas aux logos, de sorte que si un logo est ajouté à un signe, la marque ne tombe pas sous le coup de la restriction de la valeur essentielle. Toutefois, l'attrait d'une marque notoire - c'est-à-dire le fait que les consommateurs sont incités à acheter des produits en raison de la réputation de la marque et de son titulaire - n'est pas pris en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer si la caractéristique ou la forme confère une valeur essentielle au produit.

Conseils aux titulaires de marques non traditionnelles

Si votre marque non conventionnelle ou votre marque de forme a déjà été enregistrée mais qu'elle est susceptible de relever de la rubrique "autres caractéristiques", il n'y a en principe rien à redire à ces enregistrements. Il ressort clairement de la jurisprudence de l'UE que les offices des marques et les tribunaux n'appliquent pas cette restriction de manière rétroactive. En tant que titulaire d'une marque, vous ne devez donc entreprendre aucune action puisque l'exclusion n'existait pas encore au moment du dépôt. Toutefois, si vous avez l'intention d'enregistrer des marques non traditionnelles à l'avenir, vous devrez tenir compte des nouvelles restrictions.

Pour plus d'informations et de conseils, regardez notre webinaire "Protéger les marques non traditionnelles", parlez-en à votre Conseil Novagraaf ou contactez-nous ci-dessous.

Megan Creemers, Consultante en propriété intellectuelle chez Novagraaf, Amsterdam..