(S)POTIFY, het zit ‘m in de naam

De merkhouder van Spotify, de bekende muziekapp, is in de Verenigde Staten in een dispuut verwikkeld met de marihuana-app Potify. Spotify heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag tot registratie van het merk POTIFY op basis van “dilution by blurring and tarnishment” dat zich laat vertalen als “verwatering door aantasting en vervaging”. Uiteindelijk besloot de Trademark Trial and Appeal Board (hierna: ‘Board’) dat consumenten het merk SPOTIFY inderdaad in verband kunnen brengen met het aangevraagde merk POTIFY wanneer ze hiermee in contact komen. POTIFY zou het onderscheidend vermogen van SPOTIFY aantasten wat leidt tot “dilution by blurring”. Julia Schefman laat haar licht over de zaak schijnen. 

Feiten van de zaak

In januari 2017 startte U.S. Software Inc. (de aanvrager) met het gebruik van de naam POTIFY voor haar app. Deze app creëert een backend software platform voor legale marihuana verdeelcentra om hun producten te tonen en te verkopen. De Board vergelijkt deze app met de service aangeboden door Spotify. Beide bedrijven gebruiken het merk voor software die het mogelijk maakt voor gebruikers om informatie te zoeken en te vinden. Spotify richt zich op digitaal aanbod van met name muziek en POTIFY richt zich op marihuana verdeelcentra. 

Naar aanleiding van de aanvraag tot registratie van het merk POTIFY, heeft de houder van het merk SPOTIFY oppositie ingesteld op basis van “dilution by tarnishment and blurring”, (“verwatering door aantasting en vervaging”). Daarbij wordt aangevoerd dat alle zes letters van POTIFY, in identieke volgorde, voorkomen in het zeven letterwoord SPOTIFY. 

In de V.S. wordt “dilution law” gedefinieerd als het beschermen van de eigenaar van een merk tegen aantasting van de waarde van het merk en het unieke karakter daarvan. Om de claim tot dilution te kunnen bewijzen moet aan bepaalde vereisten worden voldaan: 

1. De opposant is houder van een beroemd merk dat onderscheidend vermogen heeft;

De Board besloot hierover dat het merk SPOTIFY intrinsiek onderscheidend is maar daarnaast onderscheidend karakter heeft verworven door de bekendheid dat het merk geniet onder consumenten. Om te concluderen of het merk voldoende beroemd is om beschermd te worden tegen ‘dilution’ moet bewezen worden dat het merk “widely recognized by the general consuming public of the Unites States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner” is. Hiervoor wordt een aantal  overwegingen gebruikt die kunnen worden samengevat als; adverteren en publiciteit, de verkoop van waren en diensten, de herkenbaarheid en de registratie in het Principal Register. Op basis van deze overwegingen besloot de Board dat “by any and all measures, SPOTIFY is exceedingly famous, and entitled to protection against dilution under 15 U.S.C. § 1125(c)”. In de beslissing wordt de bekendheid van het merk SPOTIFY meermaals benadrukt door de Board.

1. De aanvrager gebruikt een merk in de handel dat, naar verluidt, afbreuk doet (dilution) aan het merk SPOTIFY;

Het eerste element wordt door de Board bewezen geacht op basis dat het merk inderdaad in de handel gebruikt wordt en dat de merkhouder het merk probeert te registreren in de V.S. Omdat de onderneming Spotify de oppositie heeft ingesteld op basis van dilution wordt aan het tweede gedeelte ook voldaan.

1. Het gebruik van het merk van de aanvrager begon nadat het SPOTIFY merk al beroemd was;

De aanvrager heeft ten aanzien van dit vereiste het argument naar voren gebracht dat het merk SPOTIFY nog niet beroemd was voor 1 januari 2017 (de dag dat het merk POTIFY in gebruik werd genomen). De Board besloot echter dat alhoewel het merk inderdaad meer beroemdheid heeft verkregen na 1 januari 2017, het merk voor deze datum wel al voldoende beroemd was in de V.S. om aanspraak te kunnen maken op deze grond. Deze beslissing werd mede ondersteund door artikelen van voor 1 januari 2017 waarin naar SPOTIFY wordt verwezen als een “household name”. Dit betekent dat het merk toen al een begrip was geworden bij de consument. 

1. Het gebruik van het nieuwe merk leidt waarschijnlijk tot “dilution by blurring or tarnishment”;

De definitie die gebruikt wordt door de Board om “blurring” vast te stellen is dat er een verband wordt gelegd tussen de twee tekens door de gelijkenis tussen het jongere merk of handelsnaam enerzijds en een bekend merk anderzijds, wat het onderscheidend vermogen van het bekende merk schaadt. Verder noemt de Board dat dilution plaats vindt wanneer een aanzienlijk percentage van de consumenten meteen herinnerd wordt aan het beroemde merk wanneer ze het andere merk zien en het nieuwe merk met de eigenaar van het beroemde merk in verband brengen. Dit kan zelfs ontstaan wanneer de consument niet gelooft dat de waren onder het nieuwe merk afkomstig zijn van de eigenaar van het beroemde merk. De overwegingen die de Board maakt om vast te stellen of het merk van de aanvrager inderdaad ‘dilution’ veroorzaakt zijn; 

• a. de overeenstemming tussen het oudere merk en het teken waarvoor een merk is aangevraagd;
• b. het verworven onderscheidend vermogen van het beroemde merk;
• c. in hoeverre SPOTIFY gebruikt maakt van de mogelijkheden tot het exclusieve gebruik van het merk;
• d. de herkenbaarheid van het merk SPOTIFY;
• e. of U.S. Software Inc. de opzet had om een verband te leggen tussen POTIFY en SPOTIFY; en
• f. of er enige associatie aanwezig is tussen POTIFY en SPOTIFY. 

Op basis van deze overwegingen besloot de Board dat er geen bewijs was dat er ook maar één merk in de V.S. zo dicht bij SPOTIFY komt als POTIFY. Ze besloot dat ‘dilution’ inderdaad waarschijnlijk is, op basis waarvan de registratie van het merk POTIFY werd afgewezen. Omdat de Board hier ‘dilution by blurring’ al bewezen vond, werd besloten dat er verder geen onderzoek naar ‘dilution by tarnishment’ nodig was. De Board stelde zich bovendien op het standpunt dat met POTIFY onvermijdelijk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van SPOTIFY. 

‘Dilution’ in de EU

Wanneer wij de hiervoor besproken beslissing plaatsen in EU-perspectief dan is het volgende van belang. Ook in de EU heeft de houder van een bekend merk een ruime bevoegdheid om op te kunnen treden. Wanneer in een oppositieprocedure een beroep wordt gedaan op ‘dilution by blurring’ zoals in de POTIFY/SPOTIFY-zaak wordt dit in de EU gedaan op de basis van Artikel 8(5) EUTMR. Volgens dit artikel kan de houder van een ouder bekend merk de aanvraag tot registratie van een overeenstemmend of identiek Uniemerk tegengaan, wanneer dit aangevraagde merk, zonder geldige reden, afbreuk zou kunnen doen aan het oudere bekende merk. Hierbij is geen verwarringsgevaar nodig. 

Het artikel is gericht op de bescherming van de extra inspanning en de financiële investering in het creëren en het promoten van merken waardoor er sprake is van een bekend merk, door deze merken te beschermen tegen jongere overeenstemmende merken die ongerechtvaardigd voordeel halen uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Echter, om afbreuk aan onderscheidend vermogen te bewijzen, moet ook bewijs zijn van de dreiging tot “afbrokkeling van het imago en de identiteit van het bekende merk in de ogen van het relevante publiek” en “wijziging in het economisch gedrag van dit publiek”. 

Op de basis van dit artikel en de richtlijnen die hierbij horen, lijkt het aannemelijk dat wanneer deze procedure zich in de EU had afgespeeld, SPOTIFY eveneens een goede kans had gehad de inschrijving van het merk POTIFY tegen te gaan omdat door het gebruik van POTIFY als merk ongerechtvaardigd voordeel wordt behaald uit het bekende merk SPOTIFY en/of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk SPOTIFY.  

Om een beroep te kunnen doen op de ruime bescherming die toekomt aan bekende merken zal moeten worden aangetoond dat het betrokken merk bekend is in de zin van de merkenwetgeving. Doorgaans zal een substantieel gedeelte van het in aanmerking komende publiek het merk spontaan in verband moeten kunnen brengen met de merkhouder. Een gedegen bewijsvoering, onder meer op basis van marktonderzoek, is daarbij noodzakelijk. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Novagraaf consultant of ons hieronder contacteren. 

Julia Schefman werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.