La dilution des marques et le litige (S)POTIFY

La célèbre application musicale Spotify s'est opposée avec succès à l'enregistrement de la marque "Potify" pour une application relative à la marijuana, en invoquant la « dilution par association et brouillage »( dilution by blurring selon le droit américain ) ainsi que la dilution par ternissement. Julia Schefman examine la décision du US Trademark Trial and Appeal Board et se demande si le résultat aurait été différent en vertu du droit européen.

En janvier 2017, US Software Inc a commencé à utiliser la marque "Potify" pour une application permettant aux "dispensaires légaux de marijuana » de commercialiser et de vendre leurs produits. Spotify, la célèbre application musicale, s'est opposée à l'enregistrement de cette marque en invoquant la dilution par « brouillage-association » et par ternissement. Dans sa décision de janvier 2022, la Commission américaine de première instance et d'appel en matière de marques (TTAB) a fait droit à l'argument de Spotify selon lequel les consommateurs associeraient les deux marques, diminuant et diluant ainsi le caractère distinctif de la marque Spotify. 

La dilution des marques : La perspective américaine

Comme l'explique la TTAB dans sa décision, la loi américaine vise à "protéger le propriétaire d'une marque contre la dilution de la valeur et du caractère unique de celle-ci". Toutefois, pour établir ceci, certaines conditions doivent être remplies. En particulier, Spotify devait démontrer que :

1. (1) elle possède une marque célèbre qui est distinctive ;
   Pour déterminer si une marque est suffisamment célèbre pour être protégée contre la dilution, celle-ci doit être "largement reconnue par le consommateur lambda américain comme une désignation de la source des produits ou services du propriétaire de la marque". Sur la base de quatre considérations (publicité, ventes de produits et services, reconnaissance effective et inscription au registre principal), la TTAB a considéré que "assurément, SPOTIFY est extrêmement célèbre et a droit à une protection contre la dilution en vertu de l'article 1125(c) du 15 U.S.C."
    
2. (2) la déposante utilise une marque dans le commerce qui dilue prétendument la célèbre marque de l'opposante ;
   En l'espèce, cette condition est satisfaite car la déposante utilise la marque "Potify" dans le commerce et cherche à l'enregistrer en tant que marque aux États-Unis, tandis que Spotify a fondé son opposition sur la dilution de sa marque dont elle invoquait la célébrité.  
    
3. (3) La déposante a débuté l’usage de sa marque après que celle de l'opposante soit devenue célèbre ;
   Au regard de cette condition, la déposante a tenté de faire valoir que la marque "Spotify" n’avait pas atteint la célébrité avant le 1er janvier 2017 (le jour du premier usage de "Potify"). La Commission a considéré que même si la marque était aujourd'hui plus célèbre qu’elle ne l’était avant 2017, elle était déjà célèbre aux États-Unis à cette date. Ce fait est corroboré, entre autres, par des articles antérieurs au 1er janvier 2017 faisant référence à Spotify et à sa notoriété.
    
4. (4) L'usage de la marque seconde par sa déposante est susceptible de provoquer une dilution par ternissement  ou par brouillage-association (dilution by blurring) de la première
   Le TTAB définit le brouillage de la manière suivante " une association résultant de la similitude entre une marque, ou un nom commercial, et une marque célèbre qui porte atteinte au caractère distinctif de cette marque célèbre ". Par la suite, le TTAB déclare qu'il y a dilution lorsqu'"un pourcentage substantiel de consommateurs, en voyant la marque seconde sur ses produits, se rappelle immédiatement la marque célèbre et associe la marque seconde au propriétaire de la marque célèbre, quand bien même ils ne croient pas réellement que les produits émanent du propriétaire de la marque célèbre". Les considérations que le TTAB utilise pour déterminer si la marque du déposant est effectivement susceptible de provoquer une dilution par brouillage sont (en résumé) : (1) le degré de similitude entre les marques ; (2) le degré de distinctivité inhérente ou acquise ; (3) l’étendue de l’investissement de l’opposant dans l’usage exclusif de sa marque ; (4) le degré de reconnaissance de la marque antérieure ; (5) la volonté du déposant de créer une association avec la marque antérieure ; et (6) toute association réelle entre les deux marques. Sur la base de ces considérations, le TTAB a jugé que la dilution par brouillage était effectivement probable et que "Potify" diminuerait inévitablement le caractère distinctif de "Spotify".

La dilution des marques : La perspective européenne

Cette décision américaine soulève la question de savoir si la dilution par « brouillage-association » ou le concept de « dilution by blurring » du droit américain pourrait également être invoquée dans une procédure d'opposition européenne. Dans ce cas, l'article pertinent serait l'article 8, paragraphe 5, du règlement sur les marques de l'Union européenne (RME), qui dispose que les titulaires d'une "marque antérieure enregistrée et réputée" peuvent empêcher l'enregistrement d'une demande ultérieure de marque de l’Union européenne qui, sans motif valable, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. Pour que cet article s'applique, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un risque de confusion.

Toutefois, la protection offerte par l'article susmentionné porte davantage sur l'investissement financier dans la création et la promotion des marques, que sur le fait que les marques " acquièrent une renommée et [qu’il convient de] faciliter la pleine exploitation de la valeur de ces marques", comme cela a été discuté dans l'affaire Spotify contre Potify. Pour remplir cette condition au sein de l'UE, il faut apporter la preuve du risque de "dispersion de l'image et de l'identité de la marque renommée dans l’esprit du public concerné" et de modification potentielle du comportement économique de ce public.

Sur la base de la disposition relative au caractère distinctif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et de son interprétation, Spotify aurait potentiellement intérêt à engager une procédure d'opposition équivalente à l'encontre de la marque Potify devant l’EUIPO, si cette dernière devait être déposée en tant que marque de l’Union européenne. En d'autres termes, les instances européennes jugeraient probablement que "Potify" tirerait indûment profit du statut de la marque "Spotify" et/ou porterait atteinte à sa réputation.

Bien entendu, ces conclusions ne sont que supposition dans la mesure où la procédure d'opposition n’a pas été initiée sur la base d'une marque de l’Union européenne. Toutefois, la réglementation et les directives en vigueur en Union européenne donnent des indications sur les facteurs qui seraient pris en considération.

Pour plus d'informations sur ce sujet ou pour des conseils sur la protection et l'application de vos marques, n’hésitez pas à contacter votre conseil chez Novagraaf ou nous contacter ci-dessous.

Julia Schefman travaille au sein de la Knowledge Academy de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.