Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen. Wat deze merken in eerste instantie overeenkomstig hebben, is de grafische weergave van een huisje met bestek wat erin verwerkt is.

De strijd om het huisje en het bestek

Kroger Inc. (het moederbedrijf van Home Chef, hierna ‘Kroger Inc. ’) is een supermarkt in de Verenigde Staten en eigenaar van het merk HOME CHEF, zie afbeelding 1. Dit merk is in de  VS geregistreerd voor de diensten vervoer, verpakking en opslag van goederen (klasse 39) en diensten voor het verstrekken van maaltijdboxen (klasse 43). Om te voorkomen dat GRUBHUB zou profiteren van haar merk heeft Kroger Inc. GRUBHUB meerdere malen gesommeerd om het gebruik te stoppen.

Kroger Inc. is van mening dat GRUBHUB inbreuk maakt op hun oudere beeldmerk HOME CHEF en wilde voorkomen dat GRUBHUB hun oranje merk in de Verenigde Staten blijft  gebruiken. Na meerdere sommatiebrieven van Kroger Inc. ontvangen te hebben heeft GRUBHUB de rechtbank in Illinois verzocht om een verklaring voor recht uit te spreken om daarmee te bevestigen dat het GRUBHUB merk géén inbreuk maakt op het oudere HOME CHEF merk.

Afbeelding 1 - vergelijking van de merken

Wanneer is er sprake van verwarring?

In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming moet worden gekeken naar de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis merk van de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken vooral in aanmerking worden genomen.

Er is geen sprake van verwarringsgevaar volgens de rechtbank

De rechtbank te Illinois heeft op 6 oktober 2021 geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken, omdat GRUBHUB altijd en consequent zijn bekende en beroemde GRUBHUB-merk samen met het oranje huisje gebruikt. Bovendien is de stijl volgens de Rechtbank ook verschillend. Zo is het merk GRUBHUB fel oranje, terwijl HOME CHEF groen is. Tevens bevat GRUBHUB een uniek, cartoonachtig huis met een schoorsteen, afgeronde randen en een overhangende daklijn, terwijl HOME CHEF uit een eenvoudige, strakke vijfhoek bestaat. Kortom, er kan volgens de Rechtbank van Illinois geen sprake van verwarringsgevaar zijn tussen de twee logo's.

GRUBHUB mag zijn huisje houden

GRUBHUB mag haar merk gewoon blijven gebruiken in de Verenigde Staten, omdat de merken niet op verwarring wekkende wijze overeenstemmen. Ook heeft de rechter Kroger Inc. verboden om het gebruik van het GRUBHUB-merk verder aan te vechten. Hiermee is  GRUBHUB winnaar en kan  zij, ten opzichte van het HOME CHEF-merk, zonder problemen haar merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten.

Raak je zelf betrokken in een conflict over gebruik van een merk, of wil je zelf optreden tegen merkinbreuk neem dan contact op met een van onze specialisten of via de button hieronder.

Dit artikel is geschreven door Yordi van Weelden, Knowledge management bij Novagraaf Nederland.