Votre guide de gestion des litiges UDRP
L’UDRP offre aux titulaires de marques la possibilité de contester les enregistrements de noms de domaine qui portent atteinte à leurs droits de marque sur certains domaines de premier niveau génériques et nationaux. Alissia Shchichka partage des perspectives et des bonnes pratiques pour engager une procédure UDRP.
Les noms de domaine sont bien plus que de simples adresses web ; ce sont des actifs précieux qui influencent significativement l'identité et la présence en ligne d'une marque. Cependant, avec la dépendance croissante des entreprises et des individus à ces identifiants numériques, les litiges liés aux noms de domaine sont devenus plus fréquents, notamment en cas de cybersquattage. Cette pratique implique que des tiers non autorisés enregistrent de mauvaise foi des noms de domaine afin de tirer profit des marques établies.
Pour répondre à ces défis, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a introduit l'UDRP en 1999. Il s’agit d’un mécanisme efficace et économique pour résoudre les litiges liés aux noms de domaine, offrant une alternative simplifiée aux procédures judiciaires traditionnelles, longues et coûteuses.
Qu'est ce que la procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) ?
Principales caractéristiques de l'UDRP :
1.Portée
L'UDRP s'applique aux litiges impliquant des domaines de premier niveau génériques (gTLD), tels que .com, .net, ainsi que certains domaines de premier niveau nationaux (ccTLD).2.Critères de dépôt de plainte
- Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le plaignant a des droits. ;
- Le titulaire du nom de domaine n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur ce nom. ;
- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi;
3.Processus
- Dépôt: Le plaignant soumet une plainte à un fournisseur de résolution de litiges UDRP accrédité (par exemple, OMPI, ADNDRC, CIIDRC, Cour d'arbitrage tchèque, Forum national d'arbitrage).
- Examen: Un panel examine les preuves fournies par les deux parties.
- Décision: Le panel rend une décision, généralement dans un délai de 60 jours, pouvant aboutir au transfert, à l'annulation ou au maintien du nom de domaine.
Avantages de l'UDRP
- Rentabilité : Moins coûteuse que les procédures judiciaires traditionnelles.
- Efficacité : Résout les litiges en quelques mois.
- Portée mondiale : Adaptée aux litiges transfrontaliers liés aux noms de domaine.
Les litiges UDRP : Que faire si vous ne possédez pas de marque enregistrée ?
Dans certains cas, une marque non enregistrée ou des droits issus de la common law peuvent suffire. Cependant, le plaignant doit fournir des preuves substantielles pour établir de tels droits.
- Noms et prénoms : Le simple fait de posséder un nom célèbre, tel que celui d'un homme d'affaires ou d'un leader culturel, ne confère pas automatiquement des droits non enregistrés ou issus de la common law en vertu de la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), sauf si ce nom a été utilisé de manière à identifier la source de biens ou de services. Par exemple, le plaignant doit démontrer que son nom a été utilisé dans le commerce de manière à ce que les consommateurs l'associent à ses produits ou services. (Affaire OMPI No. D2022-4015).
- Marques descriptives : Pour les marques descriptives, il est crucial d'établir que le terme a acquis une signification secondaire au fil du temps. Les panels sont particulièrement prudents lorsqu'il s'agit d'accorder des droits exclusifs sur des termes descriptifs ou génériques sans preuve claire de distinctivité. Les termes hautement descriptifs ou courants ne peuvent pas être monopolisés, et de légères différences dans les noms de domaine doivent être tolérées. Dans de tels cas, des facteurs tels que la similarité structurelle et l'utilisation du nom de domaine pour cibler l'entreprise plaignante pèsent lourdement dans la décision.
Stratégies pour les plaignants et les défendeurs dans les litiges UDRP
Pour satisfaire aux critères de dépôt d'une plainte UDRP, les plaignants doivent :
Démontrer être titulaire d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion
La première exigence de la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) est que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du plaignant.
Pour satisfaire à ce critère, le plaignant doit démontrer la possession d'une marque déposée et fournir des preuves de cette propriété (par exemple, certificats d'enregistrement, copies d'actes de cession ou accords de licence pour les licenciés autorisés). De plus, les droits de marque du plaignant doivent être antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cependant, dans certaines circonstances, si le plaignant peut montrer que le nom de domaine a été enregistré après une publicité significative autour d'un nouveau projet du plaignant, mais avant que celui-ci n'enregistre formellement la marque, le panel peut néanmoins reconnaître les droits du plaignant.
Comment la similitude prêtant à confusion est-elle évaluée ?
Pour déterminer si un nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du plaignant, une comparaison directe entre les signes est effectuée. Bien qu'une simple similitude ne soit pas suffisante selon l'UDRP, la similitude prêtant à confusion est évaluée en fonction de la probabilité que le nom de domaine crée une confusion avec la marque.
Points importants
- La confusion réelle du public n'est pas requise :L'analyse se concentre sur la probabilité que le nom de domaine lui-même cause une confusion avec la marque, indépendamment des preuves de confusion réelle parmi le public.
- La marque doit être reconnaissable : La marque du plaignant doit rester reconnaissable au sein du nom de domaine. Par exemple :
– ANNOUSHKA a été jugée reconnaissable “annaoutlet.com” (Affaire OMPI n° D2022-2880, transfert ordonné).
– INSTA a été jugée reconnaissable dans “saveinstaa.com” (Affaire OMPI No. 2024-3568, transfert ordonné).
– BOURSORAMA a été jugée reconnaissable dans BOURSORAMA SA v BRS (Affaire OMPI n° D2020-3296, transfert ordonné).
Conseils pratiques pour satisfaire à la première exigence
Pour les plaignants et les défendeurs, une préparation minutieuse et une attention aux détails sont essentielles lors de l'examen du premier élément de l'UDRP.
-->Pour le plaignant
Marques déposées
- Assurez-vous que vos arguments sont complets et incluent tous les documents nécessaires pour étayer vos droits.
- Portez une attention particulière aux dates d'enregistrement et confirmez que vos droits de marque sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine.
Marques non enregistrées
- Les preuves sont primordiales. Fournissez des preuves solides et indépendantes de l'utilisation qui établissent la reconnaissance de votre marque non enregistrée dans le commerce en tant qu'identifiant de source.
- Démontrez la signification secondaire ou la distinctivité le cas échéant, en particulier pour les marques descriptives.
-->Pour le défendeur
Contester les preuves
- Examinez attentivement les éléments soumis par le plaignant, en particulier pour les marques non enregistrées. Exigez des preuves claires et indépendantes de leurs droits.
- Soulignez toute insuffisance, telle que des affirmations non étayées ou l'absence de preuves pour établir la distinctivité.
Mettre en avant les termes descriptifs ou génériques :
- Si le domaine intègre des termes courants ou descriptifs, insistez sur la légitimité de cette utilisation.
Aborder les allégations conclusives :
- Relevez les affirmations vagues ou non étayées par le plaignant.
Établir des droits ou des intérêts légitimes
L'établissement de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine constitue le deuxième élément de la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).
L'une ou l'autre des circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la commission sur la base de son évaluation des éléments de preuve présentés, attesteront notamment de droits ou d’intérêts légitimes de la part du défendeur à détenir le nom de domaine aux fins du paragraphe 4(a)(ii):
“(i) avant toute notification de votre part du litige, votre utilisation, ou préparations démontrables à utiliser, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services ; ou
(ii) vous (en tant qu'individu, entreprise ou autre organisation) avez été communément connu sous le nom de domaine, même si vous n'avez acquis aucun droit de marque ou de service ; ou
(iii) vous faites un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial pour détourner de manière trompeuse les consommateurs ou ternir la marque ou le service en question."
-->Utilisation de bonne foi avant la notification du litige
La première circonstance se concentre sur la capacité du défendeur à démontrer une utilisation, ou des préparations démontrables à utiliser, le nom de domaine ou un nom correspondant dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services avant de recevoir la notification du litige. Cela nécessite que les défendeurs présentent des preuves que leur intention et leurs actions liées au nom de domaine étaient légitimes dès le départ.
-->Communément connu sous le nom de domaine
Le défendeur peut également revendiquer des droits ou des intérêts légitimes s'il est en mesure de prouver qu'il est communément connu sous le nom de domaine.
De même, les entités commerciales peuvent s'appuyer sur cette défense si elles peuvent prouver une reconnaissance publique constante de leur nom commercial correspondant au nom de domaine.
-->Utilisation légitime non commerciale ou équitable
La troisième circonstance implique une utilisation légitime non commerciale ou équitable du nom de domaine sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque du plaignant.
Cette défense est couramment employée dans les cas impliquant des sites de critique ou de parodie, où le nom de domaine inclut la marque du plaignant aux côtés de termes signalant la critique ou le commentaire.
Considérations spéciales pour les noms de domaine descriptifs ou génériques
Certains facteurs peuvent influencer la détermination des droits ou des intérêts légitimes, en fonction de la nature du nom de domaine et de son contexte. Les noms de domaine constitués de termes génériques ou descriptifs sont souvent considérés comme ayant des intérêts légitimes, à condition qu'ils soient enregistrés de bonne foi. Cependant, de tels termes doivent être utilisés en accord avec leur signification dans le dictionnaire. Alternativement, le défendeur doit fournir une explication bien étayée, soutenue par des preuves, pour justifier la sélection du nom de domaine pour des raisons sans rapport avec sa connexion avec le plaignant.
Dans les cas où un nom de domaine est enregistré avec l'intention d'exploiter ou de cibler la marque du plaignant, les intérêts légitimes sont peu susceptibles d'être trouvés.
Conseils pratiques pour satisfaire à la deuxième exigence
Pour les plaignants, il est essentiel d'anticiper et de contester en amont les arguments probables du défendeur sur la question des droits et de l’intérêt légitime. Si le nom de domaine incorpore un mot ou une phrase du dictionnaire, le plaignant doit fournir des preuves que l'utilisation par le défendeur est prédatrice ou incompatible avec des pratiques de bonne foi. Il est également important d'établir un lien entre l'enregistrement du nom de domaine par le défendeur et la marque du plaignant.
Pour les défendeurs, la clé du succès réside dans la fourniture de preuves substantielles. Ils doivent expliquer clairement leur utilisation du nom de domaine, en offrant des documents à l'appui ou d'autres preuves d'une activité commerciale authentique, de préparations à l'utilisation ou de leur association avec le nom. Si le nom de domaine est utilisé pour la critique ou le commentaire, les défendeurs doivent souligner la nature non commerciale de leur site et s'assurer que le contenu n'est pas simplement un prétexte pour le cybersquattage, une activité commerciale ou pour ternir la marque du plaignant. En comprenant les critères et les preuves nécessaires pour établir des droits ou des intérêts légitimes, les parties impliquées dans un litige UDRP peuvent mieux préparer et présenter leurs arguments, augmentant ainsi leurs chances de succès.
Démontrer l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi
La Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) exige que le plaignant prouve à la fois l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine pour que la plainte aboutisse.
L'enregistrement de mauvaise foi se concentre sur l'intention du défendeur au moment de l'acquisition du nom de domaine. Les commissions évaluent si le titulaire a ciblé la marque du plaignant ou en avait connaissance lors de l'enregistrement du domaine. En l'absence de preuve de ce ciblage, la plainte échoue généralement. Cette exigence double garantit que les litiges se concentrent sur l'intention et le comportement du titulaire tout au long du cycle de vie du domaine.
Le ciblage comme élément clé de la mauvaise foi
Le concept de ciblage joue un rôle central dans la démonstration de la mauvaise foi. Les commissions examinent les preuves indiquant que le titulaire a spécifiquement visé le plaignant ou sa marque. Ces preuves peuvent être directes, comme le contenu du site web associé au nom de domaine, ou circonstancielles, telles que le moment de l'enregistrement du domaine par rapport aux droits de marque du plaignant. Ces facteurs aident à établir l'intention et la mauvaise foi.
Par exemple, dans l'affaire Morgan Stanley v. James Honeygreen, le nom de domaine “ms-privatewealth.com” a été utilisé frauduleusement pour usurper l'identité du plaignant. L'utilisation du domaine pour tromper les clients et exploiter la réputation du plaignant a clairement démontré la mauvaise foi. En revanche, les cas impliquant des termes descriptifs ou génériques aboutissent souvent à une absence de constatation de mauvaise foi en l'absence de preuves suffisantes de ciblage. Par exemple, dans l'affaire Apnea Sciences Corporation, la nature descriptive du nom de domaine a prévalu sur les allégations de mauvaise foi, car rien n'indiquait que le titulaire avait spécifiquement ciblé la marque du plaignant.
La rétention passive et la mauvaise foi
Même dans les situations où un nom de domaine est inactif, une constatation d'utilisation de mauvaise foi est possible sous la doctrine de la rétention passive. Le non-usage d'un nom de domaine, comme l'affichage d'une page blanche ou “à venir”, n'empêche pas automatiquement une commission de déterminer la mauvaise foi. Selon la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3, la rétention passive peut constituer une mauvaise foi lorsque certains facteurs sont présents. Les commissions considèrent les circonstances suivantes comme particulièrement pertinentes lors de l'application de la doctrine de la rétention passive :
- La distinctivité ou la réputation de la marque du plaignant, pouvant suggérer que le titulaire a délibérément cherché à bénéficier de sa notoriété.
- L'absence de réponse du défendeur ou de preuve d'une utilisation de bonne foi réelle ou prévue du domaine.
- La dissimulation de l'identité du défendeur ou l'utilisation de fausses coordonnées, souvent en violation des accords d'enregistrement et indiquant des intentions de mauvaise foi.
Ces facteurs, pris ensemble, permettent aux commissions d'évaluer si la rétention passive fait partie d'un schéma global de comportement de mauvaise foi, même lorsque le nom de domaine reste inactif.
Conseils pratiques pour satisfaire à la troisième exigence
Dans un litige UDRP, le plaignant et le défendeur doivent structurer soigneusement leurs arguments pour répondre aux exigences de la Politique
Pour les plaignants, l'objectif principal doit être de démontrer que le défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance des droits du plaignant et avec l'intention de cibler ces droits. Le plaignant doit anticiper les éventuelles réfutations du défendeur, telles que des allégations d'enregistrement ou d'utilisation de bonne foi, et y répondre de manière proactive. De plus, les plaignants sont encouragés à identifier tout schéma de comportement pouvant démontrer l'historique d'actions de mauvaise foi du défendeur, comme l'enregistrement de multiples domaines visant diverses marques.
Les défendeurs, quant à eux, doivent s'efforcer de prouver l'absence de connaissance ou d'intention de cibler la marque du plaignant. Fournir des preuves d'une utilisation légitime ou prévue peut renforcer une allégation de bonne foi. La transparence et la sincérité sont essentielles, car les défendeurs qui expliquent ouvertement le but de leur enregistrement de domaine et démontrent son utilisation légale sont plus susceptibles de réussir à se défendre contre les plaintes UDRP.
Comprendre comment démontrer l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi est essentiel pour les plaignants et les défendeurs impliqués dans un litige UDRP. En se concentrant sur l'intention derrière l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine et en étant conscient des facteurs pouvant signaler la mauvaise foi, les parties peuvent construire des dossiers plus solides. Que vous cherchiez à prouver la mauvaise foi ou à vous en défendre, une préparation minutieuse et une argumentation stratégique sont les clés du succès.
Quelles sont les propositions pour améliorer la procédure UDRP ?
Plusieurs propositions visent à améliorer et adapter la procédure UDRP afin de mieux répondre à l’évolution du paysage numérique et aux défis actuels en matière de protection des droits de propriété intellectuelle en ligne. Ces suggestions s’inspirent notamment de pratiques issues d’autres procédures nationales, comme celles mises en œuvre en Belgique par le CEPANI, qui prévoient des droits supplémentaires dans leurs procédures alternatives de règlement des litiges (ADR), ainsi qu’une possibilité d’appel. Voici quelques-unes des principales propositions actuellement à l’étude :
1. Élargissement du champ d'application de l'UDRP à d'autres droits que les marques
Actuellement, l'UDRP est principalement conçue pour traiter les litiges relatifs aux noms de domaine en lien avec des marques enregistrées. Certaines propositions suggèrent d'étendre cette procédure à d'autres droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur, les indications géographiques ou les noms commerciaux. Toutefois, une telle extension pourrait compliquer la procédure et nécessiter des ajustements significatifs pour prendre en compte les spécificités de ces autres droits.
2. Mise en place d'un mécanisme d'appel pour les décisions UDRP
Actuellement, les décisions rendues dans le cadre de l'UDRP sont définitives, sauf si l'une des parties engage une procédure judiciaire. L'introduction d'un mécanisme d'appel au sein des centres administrant les procédures UDRP a été proposée. Un tel mécanisme offrirait une voie supplémentaire pour contester une décision sans recourir aux tribunaux, mais pourrait également allonger la durée et augmenter les coûts de la procédure.
3. Modification du critère de mauvaise foi
La procédure UDRP exige actuellement que le plaignant prouve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Certaines propositions visent à modifier cette exigence en ne requérant que l'un des deux critères, c'est-à-dire soit la mauvaise foi lors de l'enregistrement, soit la mauvaise foi dans l'utilisation. Ce changement pourrait faciliter la tâche des plaignants, mais soulève des préoccupations quant aux droits des titulaires de noms de domaine.
4. Ajustement des frais de procédure
Des ajustements des frais pourraient être envisagés pour rendre la procédure plus accessible, notamment pour les petites entreprises ou les particuliers. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre afin de garantir la qualité et l'efficacité de la procédure.
5. Introduction de sanctions financières contre les défendeurs reconnus coupables de cybersquatting
L'imposition de sanctions financières aux défendeurs reconnus coupables de cybersquatting renforcerait l'effet dissuasif de la procédure UDRP. Cependant, l'introduction de telles sanctions pourrait compliquer le processus, nécessiter des mécanismes supplémentaires pour évaluer et collecter les amendes, et soulever des questions juridiques concernant la juridiction et l'exécution.
En définitive, toute modification de l'UDRP doit être soigneusement évaluée afin de concilier les intérêts des titulaires de droits et des détenteurs de noms de domaine, tout en préservant l'efficacité et l'équité de la procédure.
Pour en savoir plus sur la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine et sur la manière de déposer une plainte UDRP, vous pouvez revoir notre webinaire dédié, ou télécharger notre guide ‘Surveiller et défendre l'usage de vos marques sur Internet."
Alissia Shchichka est Conseil en Propriété Industrielle en marques et dessins, au sein de Novagraaf à Bruxelles, avec une expertise particulière dans la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine.
Nous contacter pour plus d'informations.
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