Waarom heeft het ‘I love you’ emoji-merk niet voldoende onderscheidend vermogen?

De Kamer van beroep van het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) heeft onlangs bevestigd dat de registratie van het ‘I love you’ emoji-merk terecht werd geweigerd. Het EUIPO weigerde het pictogram te registeren, omdat het volgens haar niet in staat was de essentiële functie van een merk te vervullen, namelijk het aangeven van de herkomst van de producten en/of diensten van een bedrijf.

Het Duitse bedrijf Käselow Holding GmbH had in december 2021 een aanvraag ingediend om het beeldmerk  (hieronder afgebeeld) te beschermen als een European Union Trademark (EUTM), voor  financiële en vastgoeddiensten in klasse 36 alsmede diensten met betrekking tot de bouw in klasse 37.

Het teken stelt een open hand voor met de duim ver van de andere vingers, waarbij  de wijs- en pink gestrekt zijn en de middel- en ringvinger gevouwen. In de Amerikaanse gebarentaal (ASL) geeft dit teken ILY aan, een afkorting die internationaal bekend is als 'I Love You'.

Kunnen pictogrammen, zoals emoticons, smileys en emoji's, als merk worden geregistreerd?

In zijn besluit van 18 november 2022 heeft de onderzoeker van het EUIPO de EUTM-aanvraag voor alle klassen afgewezen op basis van artikel 7, lid 1, onder b), van de EU-Merkenverordening (EUTMR). Dit artikel bepaalt dat merken zonder onderscheidend vermogen niet kunnen worden ingeschreven.

Zoals toegelicht in de beslissing, moet artikel 7, lid 1, onder b van de EUTMR ervoor zorgen dat de consument of eindgebruiker de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft zonder verwarringsgevaar kan onderscheiden van de merken die door een andere entiteit worden aangeboden.

In dit geval was de onderzoeker van mening dat het aangevraagde merk niet slechts een afbeelding van een hand was, maar eerder een gebaar en daarmee een emoji.

Volgens vaste rechtspraak worden pictogrammen zoals emoticons of smileys die worden gebruikt om positieve gevoelens uit te drukken, door de consument beschouwd als een louter decoratief element of een reclameboodschap. Zij zijn daarom niet geschikt om de herkomst van een product of dienst van een bepaalde onderneming aan te duiden.

Wat de betrokken diensten betreft, zal de consument slechts een positieve boodschap afleiden uit het teken dat "I Love You" weergeeft , waardoor hij de herkomst van de aangeduide diensten niet zal kunnen onderscheiden. Dit teken is daarom niet geschikt voor merkinschrijving.

Emoji-merk herzien door EUIPO in beroep

In beroep, was de Tweede Kamer van beroep van het EUIPO het eens met de onderzoeker. In haar beslissing van 1 juni 2023 bevestigde zij de beslissing van de onderzoeker om het verzoek tot registratie van het betwiste teken af te wijzen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor alle aangewezen diensten, waarbij zij opmerkte:

• Het betwiste teken, dat het teken weergeeft van een internationaal bekend gebaar dat "I Love You" betekent, is een pictogram, of preciezer gezegd een emoji, dat dient als parallelle taal door emotionele aanwijzingen te geven in getypte gesprekken.
• In de context van de diensten in kwestie zal het betwiste teken worden gezien als een eenvoudige voorstelling van een positief gebaar; een reclameboodschap die aangeeft dat klanten zeer tevreden zullen zijn met deze diensten.
• Als een eenvoudige positieve boodschap zal het teken niet worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de aangeduide diensten, maar eerder als een algemene reclameboodschap of een decoratief element zonder onderscheidend vermogen.

Deze uitspraak bevestigt dat een pictogram of emoji die een emotie weergeven door middel van gezichtsuitdrukking of een gebaar, niet voldoen aan het minimale onderscheidend vermogen dat volgens de EUTMR vereist is om een teken als merk te kunnen registreren.

Tegen de beslissing van de Kamer van Beroep kan nog beroep worden aangetekend bij het Gerecht van de Europese Unie. Mocht dit gebeuren dan blijven wij de zaak verder volgen en houden wij u op de hoogte.

Voor meer informatie over het beschermen van figuratieve tekens als merk, kunt u contact opnemen met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Laetitia Cardi, zij is merkengemachtigde op het kantoor van Novagraaf in Parijs.