Du (re)nouveau pour les marques au Canada !

Alors même qu’un vent de changement a été acté dès 2014, prévoyant la modification de la Loi sur les marques de commerce, le Canada a récemment annoncé l’entrée en vigueur le 17 juin 2019 des modifications esquissées. Le Droit des marques canadien s’harmonisera davantage avec les droits étrangers (et notamment ceux de la France et de l’UE).

Cette modification de la Loi sur les marques de commerce est mise en application par le nouveau Règlement sur les marques publié le 14 novembre 2018 dont les dispositions ne seront pas sans retentissement sur la stratégie de protection de vos marques sur ce territoire.

Parmi les principaux changements, nous retenons en particulier les points suivants (liste non exhaustive) :

1. Une voie nouvelle pour acquérir un enregistrement de marque au Canada : la désignation par le biais de la marque internationale. Le Canada rejoint désormais le Système de Madrid par son adhésion au Protocole de Madrid.

2. L’adoption de la Classification de Nice : l’application de la Classification de Nice aux marques en vigueur au Canada aura en particulier pour conséquence :

• La mise en place d’un nouveau système de taxes officielles, à savoir le paiement d’une taxe pour la première classe de produits/services (330 CA dollars pour le dépôt d’une marque nationale) et le paiement d’une autre taxe pour chaque classe supplémentaire au surplus de la première (100 CA dollars pour le dépôt d’une marque nationale). Aucune taxe supplémentaire ne sera requise lors de l’enregistrement.
• En lieu et place du système existant , à savoir le paiement, quels que soient les produits et services désignés, d’une taxe officielle unique lors du dépôt de marque et d’une seconde taxe au moment de l’enregistrement (à savoir un montant de 450 CA dollars pour les taxes cumulées de dépôt et d’enregistrement de la marque nationale).

3. Un droit de priorité plus souple : la priorité pourra être revendiquée sur la base de tout dépôt de marque étranger et plus seulement sur la base de la demande d’enregistrement sur le territoire d’origine du déposant.

4. Un élargissement des signes potentiellement acceptés à l’enregistrement de marque (sous réserve de respecter les conditions du Droit des marques canadien et notamment la distinctivité) : seront désormais examinés par l’Office local canadien des signes non-traditionnels tels qu’une couleur, des hologrammes, un son, une odeur, un goût, une texture, etc.

5. Des modifications significatives de la procédure d’enregistrement de marque dont notamment :

• La Déclaration d’usage qui ne sera pas plus sollicitée en vue d’obtenir l’enregistrement de votre marque au Canada. L’usage ou le projet d’usage de la marque ne sont plus des prérequis à l’enregistrement de la marque (sans que l’obligation ou l’intention d’usage de la marque ne soient supprimées)
• Il sera désormais possible de diviser votre demande d’enregistrement de marque (au regard des produits et services désignés) ;
• Possibilité pour un tiers d’adresser à l’Office local canadien, une lettre de contestation relative à une demande d’enregistrement de marque (notamment sur la base de droits de marque antérieurs).

6. Une nouvelle durée de vie du titre de marque : l’enregistrement de marque sera réduit à une durée de 10 ans (au lieu de 15 ans actuellement) dans l’optique d’une harmonisation avec les législations de marques étrangères. Cette réduction de la durée de protection de la marque s’appliquera à tout nouveau dépôt de marque ou demande d’enregistrement en cours d’examen ou renouvellement de marque à compter du 17 juin 2019.

7. L’inscription d’une cession d’une marque ne nécessitera plus de fournir la preuve de ladite cession, sauf si l’Office local canadien le sollicite.

Nos premières recommandations : afin de déterminer l’impact des modifications du Droit des marques canadien sur votre stratégie de protection sur ce territoire, nous vous invitons à nous solliciter. A titre d’exemples, nous pourrions étudier ensemble l’opportunité de:

• Vérifier et régulariser le libellé des produits et services désignés sous votre marque canadienne en appliquant dès que possible à cette dernière, la Classification de Nice (cf. le point 2 ci-dessus), en vue d’anticiper le temps et les coûts qui seraient liés à cette démarche lors de son prochain renouvellement ;
• Solliciter une division de votre dépôt de marque si ce dernier faisait l’objet d’une objection ou d’une opposition visant une partie seulement de vos produits et services (cette division permettant d’accélérer l’examen de votre demande d’enregistrement pour les produits et services non visés par l’objection ou l’opposition – cf. le point 5 ci-dessus) ;
• Couvrir le Canada via votre marque internationale (dès votre demande d’enregistrement de marque internationale ou par désignation postérieure) et non pas par la voie d’un dépôt de marque nationale, dans le cadre de votre projet de dépôt ;
• Etc.

Pierre Coppin est Conseil en Propriété Industrielle chez Novagraaf France.