‘Aunty Helen’ wint zonder merkregistratie toch oppositie

De voormalige prime minister van Nieuw-Zeeland, Helen Clark, is ook gekend onder haar koosnaam ‘Aunty Helen’. Onlangs heeft zij met succes kunnen optreden tegen een aanvraag voor het merk AUNTY HELEN door James Benson bij het Nieuw-Zeelandse merkenbureau. Theo Visser licht toe waarom dit een atypische oppositiekwestie is.

De kwestie

James Benson heeft in september 2018 twee merkregistraties aangevraagd voor het merk AUNTY HELEN bij het Nieuw-Zeelandse merkenbureau. ‘Aunty Helen’ is de koosnaam van Helen Clark, die van 1999 tot en met 2008 premier van Nieuw-Zeeland was. Clark heeft tegen deze twee aanvragen oppositie ingediend op basis van een aantal gronden.

De eerste is dat het voorgenomen gebruik door Benson van AUNTY HELEN voor kleding, kledingdetailhandel en uitgeverijdiensten ertoe zal leiden dat de consument zich afvraagt of de kleding en kledingzaken zijn goedgekeurd, onderschreven of gesponsord worden door Clark. De bijnaam AUNTY HELEN van Clark is algemeen bekend en het gebruik van AUNTY HELEN door Benson zou de belangen van Clark schaden. Het tweede bezwaar is dat Benson de aanvragen tot inschrijving van het merk AUNTY HELEN te kwader trouw heeft ingediend.

Geen merkgebruik

Benson verklaart dat hij een televisie-interview heeft gezien waarin Clark volgens hem heeft gezegd dat zij niet van plan was om AUNTY HELEN als merk te gebruiken of te registreren. Hij vond AUNTY HELEN als merk goed klinken en besloot de naam als merk te registreren.

Volgens Benson kan deze oppositie niet worden aanvaard, omdat het bezwaar moet worden gebaseerd op het gebruik van AUNTY HELEN als merk door Clark. Zij heeft de koosnaam niet als merk in gebruik. Bovendien meent Benson dat er geen bewijs is dat de aanvraag te kwader trouw is verricht.

Helen Clark betoogde dat het gebruik van AUNTY HELEN als haar koosnaam begon in de tijd dat zij premier was. ‘Aunty’ is een gebruikelijke term die in veel Pacific en Māori gemeenschappen wordt gebruikt als een liefdevolle verwijzing naar een volwassen vrouwelijk lid van de gemeenschap, en ‘Helen’ is duidelijk Clarks voornaam. AUNTY HELEN werd oorspronkelijk gebruikt door leden van de bovenstaande gemeenschappen voordat het werd opgepikt door de Nieuw-Zeelandse media. De koosnaam AUNTY HELEN was zeer populair, of het nu gebruikt werd om positieve of negatieve meningen over Clark en haar werk te uiten.

Niet typisch

Dit is geen typische oppositiezaak waarbij twee concurrerende bedrijven betwisten of een merk verwarringwekkend overeenstemt met een ander merk. Het gaat om een koosnaam, die door Helen Clark niet als merk wordt gebruikt, althans niet met betrekking tot kleding en uitgeverijen.

De oppositieafdeling oordeelde dat het voor de oppositiegronden niet noodzakelijk is dat Helen Clark AUNTY HELEN als merk voor producten of diensten heeft gebruikt. Benson heeft de oppositieafdeling niet kunnen overtuigen, op grond van een afweging van waarschijnlijkheden, dat het publiek niet zal worden misleid of verward zal raken door zijn gebruik van AUNTY HELEN voor kleding, kledingdetailhandel en publicaties. Alle omstandigheden in aanmerking genomen ten tijde van de indiening van de aanvraag, is de oppositieafdeling ervan overtuigd dat de aanvragen te kwader trouw zijn ingediend. De inschrijving van de aanvragen voor AUNTY HELEN wordt geweigerd.

De interessante vraag in deze zaak is hoe groot de beschermingsgraad van door de media gecreëerde koosnamen is, als ze al kunnen worden beschermd. Het beste is natuurlijk ervoor te zorgen dat je zelf actie voor merkbescherming neemt ter voorkoming van dit soort kwesties.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.