Gesteund door bewijs: OutletExpert maakt inbreuk op merk Expert

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt het belang van het uitgebreid en consistent documenteren van bewijs van merk- en handelsnaamgebruik. Daniël Haije en Bram Duivenvoorde van Hoogenraad & Haak ondersteunden samen met Novagraaf winkelketen Expert in hun geschil tegen OutletExpert en zetten de succesvolle aanpak van het bedrijf uiteen.

Merkbekendheidsonderzoeken, omzetcijfers en marktrapporten: zijn ze echt van belang in een procedure over merkinbreuk en onrechtmatig gebruik van een handelsnaam? Het korte antwoord hierop is: ja.

Dit werd levendig geïllustreerd in het recente conflict tussen Expert (zie afbeelding hieronder), een internationale retailketen van consumentenelektronica, en een elektronicadetailhandelaar die de naam OutletExpert gebruikt. Opvallend in dit geval was hoe uitgebreid Expert de bekendheid en onderscheidende kracht van haar merk(naam) had gedocumenteerd, en een consistent gebruik kon laten zien in een groot gebied.

Verwarringsgevaar vaststellen

OutletExpert beweerde dat de naam OutletExpert (zie afbeelding hieronder) slechts aangeeft dat de winkel gespecialiseerd is in "outletproducten". De Rechtbank Den Haag oordeelde anders, nadat Expert aantoonde dat haar merken door gebruik een hoog onderscheidend vermogen hadden verkregen.

De rechtbank oordeelde dat er verwarringsgevaar bestond omdat het publiek de naam OutletExpert zou kunnen opvatten als "outlet van Expert".

De rechtbank was het er ook mee eens dat OutletExpert inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Expert. De kwaliteit van het door Expert geleverde bewijs om de bekendheid van haar handelsnaam in Nederland aan te tonen was wederom zeer relevant. Het bedrijf kon aantonen dat het gebruik van de naam OutletExpert een ernstig risico inhield dat het publiek zou denken dat OutletExpert op de een of andere manier verbonden was met Expert. Het gevolg van de uitspraak is dat OutletExpert nu zijn naam moet veranderen.

Een consistente en uitgebreide aanpak

Een kenmerk van de marketingstrategie van Expert is de consistentie van de branding. Dit is een waardevolle troef in elk merkgeschil, want mocht er bewijs moeten worden verzameld om het gebruik of de reputatie van het merk aan te tonen, dan zullen deze materialen aantonen dat het merk op uniforme wijze wordt gebruikt. Dit was echter niet de enige reden waarom het door Expert geleverde bewijs zo overtuigend was. De materialen waren ook zeer uitgebreid.

Expert heeft niet alleen overtuigende onderzoeken naar de naamsbekendheid van het merk ingediend, maar heeft ook onafhankelijke marktrapporten, omzetcijfers en statistieken over marktaandelen geleverd, evenals bewijzen voor zijn marketinginspanningen. Het bewijsmateriaal had niet alleen betrekking op de bekendheid van de Expert-merken in Nederland, maar ook op de bekendheid van deze merken in verschillende andere EU-lidstaten. Bovendien werd een groot deel van het bewijsmateriaal gestaafd door externe bronnen.

De zaak illustreert het belang van het documenteren van het werk van marketing- en brandingteams. Door die output vast te leggen en te kwantificeren, heeft een bedrijf een sterkere positie als het ooit een claim moet indienen bij de rechter.

IE en marketing: een gecombineerde kracht

IE en marketing kunnen in verschillende gebieden van een bedrijf voorkomen, maar beide disciplines spelen een belangrijke rol bij het opbouwen en ondersteunen van zakelijk succes. Samen kunnen de twee functies elkaar versterken, met een doordachte IE-strategie die een weloverwogen benadering van marketing ondersteunt, en vice versa.

Effectieve marketing helpt om de positie van een bedrijf binnen een concurrerende omgeving te vestigen en vast te houden. Vanuit dit oogpunt heeft marketing hetzelfde doel als de IE-afdeling. Door samen te werken kunnen beide disciplines de merkwaarde versterken en een bedrijf helpen zijn aanwezigheid in de gekozen markt te versterken.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Daniël Haije, Partner bij Hoogenraad & Haak en Bram Duivenvoorde, Senior Associate bij Hoogenraad & Haak, vertegenwoordigden Expert in deze zaak.