Oppositie Deutsche Post inzake posthoornlogo faalt

Deutsche Post diende oppositie in tegen de EU-(beeld)merkaanvraag van het Sloveense staatspostbedrijf wegens verwarringsgevaar. Het Gerecht van de Europese Unie besliste onlangs in het nadeel van Deutsche Post. Theo Visser licht de kwestie en het historische gebruik van posthoorns toe.

Geschiedenis posthoorn

De posthoorn, een klein koperen blaasinstrument dat niet over ventielen beschikt, werd in de 18e en 19e eeuw door de postiljons gebruikt om de aankomst of het vertrek van de postrijder of postkoets aan te geven. Gestileerde posthoorns werden wegens de historische band met de bezorging van post lange tijd door postbedrijven in de gehele Europese Unie gebruikt. Hetzelfde geldt voor de kleur geel, die al bijna twee eeuwen lang door verschillende postbedrijven in de hele Europese Unie wordt gebruikt.

Merkaanvraag Sloveens staatspostbedrijf

Het Sloveense staatspostbedrijf diende in augustus 2017 in de Europese Unie een aanvraag in voor het beeldmerk posthoorn op gele achtergrond, zie hiernaast. Tegen deze aanvraag werd oppositie ingediend door Deutsche Post op basis van een EU-merkregistratie uit 1998.

Beoordeling oppositie

De oppositie werd door het Europese merkenbureau (EUIPO) afgewezen. Het EUIPO betoogde dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, gelet op de aanzienlijke verschillen tussen deze merken; het feit dat het gemeenschappelijke element - een gestileerde posthoorn - een zwak onderscheidend vermogen heeft; en de verschillen in het doel en de wijze van gebruik van de producten en diensten in kwestie.

Beide partijen zijn lid van PostEurope, de brancheorganisatie van Europese openbare postbedrijven. Ook werd gewezen op het gebruik van een posthoorn tegen een gele achtergrond door andere Europese postexploitanten, zoals bijvoorbeeld:

Deutsche Post ging tegen de uitspraak in beroep. Maar ook dat werd afgewezen omdat er naar de mening van de Kamer van Beroep geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken zou bestaan.  

De Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat de betrokken merken visueel weinig overeenstemmen, onder meer gelet op de verschillende styling van de twee merken. Volgens de Kamer van Beroep is het relevante publiek gewend aan het gebruik van een gestileerde posthoorn in het zijaanzicht en zal het de verschillen tussen de respectieve posthoorns waarnemen.

Zoals blijkt uit de talrijke afbeeldingen van het gebruik van het oudere merk, is het oudere merk nauw verbonden met ook het steeds consequente gebruik van het woordelement 'deutsche post'.

De merken zouden daarmee fonetisch verschillen wanneer het oudere merk ‘deutsche post’ wordt genoemd. De Kamer van Beroep is van mening dat een eventuele begripsmatige overeenstemming slechts kan worden afgeleid uit het samenvallen van de posthoorn en de gele rechthoekige achtergrond, die geen van beide onderscheidend vermogen hebben. De Kamer van Beroep oordeelde dat de betrokken tekens in geringe mate overeenstemmen.

Deutsche Post was het ook met deze beslissing niet eens en legde de kwestie voor aan het Gerecht van de Europese Unie.

Het Gerecht heeft het oordeel van de Kamer van Beroep inzake het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk bevestigd. Niettegenstaande de gemiddelde mate van overeenstemming van de betrokken tekens en het feit dat de betrokken producten en diensten dezelfde of soortgelijk zijn, stelt het Gerecht in casu vast dat er geen gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

De twee betrokken merken zijn dus in overeenstemming met een traditie in de betrokken sector waarin veel van die afbeeldingen worden gebruikt door nationale postbedrijven in de hele Europese Unie of door hun opvolgers die hun activiteiten voortzetten na de privatisering, een logo van de posthoorn gebruiken, vaak op een gele achtergrond.

Het relevante publiek zal de posthoorn of de kleur geel dus niet associëren met de aanvrager of zijn diensten, maar meer in het algemeen met de diensten van verschillende nationale postexploitanten.

Gelet op deze traditie in de betrokken sector, die verklaart waarom tekens die overeenstemmen reeds lang naast elkaar bestaan, en op het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk, heeft de Kamer van Beroep terecht geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat, ondanks het feit dat zij gemiddeld overeenstemmen en ondanks het feit dat de betrokken waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

Het Gerecht wees het beroep af en bevestigde de beslissing van de Kamer van Beroep.

Advies

Wanneer een  merk door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden voor de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, kan het merk vervallen worden verklaard. Het is dan ook zaak om te kiezen voor een onderscheidende benaming en steeds consequent op te treden tegen de registratie en/of het gebruik van overeenstemmende merken. Onze consultants adviseren u graag over een passende strategie.