Reputatieschade voor de Godin van de overwinning of gratis reclame?

Kunstenaarscollectief MSCHF bracht onlangs in samenwerking met rapper Lil Nas customized Nike Air Max 97 schoenen met een Satan-thema op de markt. De schoenen zijn gewijzigd ten opzichte van het originele ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven door het bekende sportmerk NIKE - een van de redenen voor hen om naar de rechter te stappen. Inmiddels hebben de partijen minnelijk geschikt. Niké Mion van Novagraaf belicht de kwestie en het optreden van NIKE uit merkenrechtelijk oogpunt.

NIKE, wie kent het merk niet? De bekendheid van het merk is enorm.

Een bekend merk is een belangrijk bezit voor de merkhouder, want de mate van bekendheid bepaalt voor een groot deel ook de waarde van het merk. Een schoen zonder het merk NIKE erop is vaak een stuk minder waard.

De bekendheid van een merk brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Een consument verwacht een zekere kwaliteit van de producten als daarop het merk NIKE staat. Daarnaast heeft NIKE enorm geïnvesteerd in een imago dat zij wil uitstralen naar haar klanten en waarmee die zich kunnen en willen identificeren.

Een merkhouder en zeker de houder van een bekend merk zoals NIKE doet er verstandig aan om het merk en het daarbij horende imago te beschermen.

Uitputting

Er is een groot aanbod van zo genoemde customized Nikes op de markt. Soms gaat hier om schoenen die in samenwerking met NIKE zijn ontworpen maar vaak ook zijn het particulieren of kleine partijen die slechts enkele schoenparen aanbieden als een soort collectors item.

Volgens Europees merkenrecht kan de houder van een merkregistratie bezwaar maken tegen het jonger gebruik van een identiek of overeenstemmend teken wat gebruikt wordt voor identieke of soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Een uitzondering op deze regel is de zogenoemde uitputtingsregel. Dit houdt in dat een merkhouder niet kan optreden tegen gebruik van het merk in het kader van wederverkoop van producten die door de merkhouder of met diens toestemming binnen de EU/EER in de handel zijn gebracht tenzij er gegronde redenen zijn voor de merkhouder om zich hiertegen te verzetten.

Een gegronde reden doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. Ook mag niet de indruk worden gewekt dat er tussen de wederverkoper en de merkhouder een commerciële relatie bestaat.

Er zijn dus situaties mogelijk waarin NIKE bezwaar kan aantekenen tegen het wederverkopen van haar schoenen indien deze zijn aangepast (customized) ten opzichte van het originele ontwerp.

Duivelse Nikes

Toen MSCHF (een kunstenaarscollectief) vorig jaar customized Nike Air Max 97 schoenen op de markt bracht met een Jezus-thema heeft NIKE geen bezwaar gemaakt.

In navolging hierop bracht MSCHF onlangs in samenwerking met rapper Lil Nas 666 paar customized Nike Air Max 97 schoenen met een Satan-thema - compleet met een druppel bloed in de zool afkomstig van MSCHF medewerkers (gemengd met inkt), een pentagram en een verwijzing naar Luke 10:18 “I saw Satan fall like lightning from heaven” - op de markt, zie de afbeelding hieronder (rechts). De reacties van consumenten waren niet mals.

Deze reacties laten goed zien dat de kracht van een bekend merk ook kwetsbaar is. Want ook al zijn de schoenen aangepast, het logo en het model zijn zo bekend dat mensen direct zien dat het om NIKE-schoenen gaat. Veel consumenten gaan er daardoor vanuit dat NIKE een rol heeft gespeeld bij het ontwerp van de schoenen, wat in dit geval geen positief effect had.

Ondanks een verklaring van MSCHF dat zij op geen enkele manier een samenwerking met NIKE zijn aangegaan zag NIKE zich genoodzaakt een rechtszaak aan te spannen bij het federaal gerechtshof. NIKE heeft hierbij onder andere schadevergoeding en vernietiging van de schoenen geëist.

Naast het feit dat de schoenen zijn gewijzigd ten opzichte van het originele ontwerp en dat hiervoor geen toestemming is gegeven door NIKE, claimt NIKE ook dat door het vullen van de schoenzolen met vloeistof er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan voor de gebruiker.

In de Europese Unie had NIKE zich kunnen verzetten tegen het op de markt brengen van de schoenen vanwege de hierboven genoemde ‘gegronde reden’. Deze zaak speelt zich echter af in de Verenigde Staten waardoor Amerikaans recht van toepassing is.

Tot een uitspraak van de rechter is het niet gekomen omdat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen. MSCHF moet nu de kopers verzoeken om niet alleen de “Satan-schoenen” maar ook de “Jezus-schoenen” vrijwillig terug te geven en de aankoopprijs vergoeden. Indien kopers besluiten de schoenen niet te retourneren, moeten zij zich melden bij MSCHF en niet bij NIKE wanneer zich een defect of gezondheidsprobleem voordoet. Verder heeft NIKE nog een officiële verklaring afgegeven dat zij niet betrokken is geweest bij het fabriceren en verkopen van de Jezus- en Satan-schoenen.

Er zijn slechts 666 paar van de schoenen gemaakt en verkocht. Omdat er inmiddels veel media-aandacht is geweest, lijkt de kans klein dat kopers bereid zullen zijn om de schoenen terug te geven. Veel van de schoenen worden nu al doorverkocht voor veel meer dan de originele verkoopprijs.

Ook als het gaat het om relatief kleine aantallen kan het zaak zijn om toch op te treden. Voor iedere merkhouder geldt dat voorkomen moet worden dat het onderscheidend vermogen van zijn merk wordt aangetast. Onze consultants adviseren u graag over een strategie om uw waardevolle bezit te beschermen.

Niké Mion werkt als Associate IE-Consultant bij Novagraaf in Amsterdam.