Overwinning voor Rituals in inbreukzaak: Merkgebruik en verwarringsgevaar

In deze zaak stond Rituals, bekend van haar luxueuze verzorgingsproducten, tegenover het eveneens bekende merk The Body Shop wegens het gebruik van het teken RITUAL door The Body Shop voor een huidverzorgingslijn. Grote rol speelde hierbij het gebruik op de achterkant van verpakkingen in combinatie met prominent gebruik op displays in winkels en op social media.  

Rituals spande een rechtszaak aan en beriep zich daarbij op verschillende registraties voor het woordmerk RITUALS, ingeschreven in o.a. klasse 3 (cosmetica). De vraag die voorlag was of er sprake was van merkgebruik door The Body Shop en of er gevaar voor verwarring bestond.  

Rituals beriep zich op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Daarnaast legde zij artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE jo artikel 9 lid 2 sub c aan haar vorderingen ten grondslag, te weten inbreuk op haar bekende merk.  

Op 2 februari 2020 wees de Rechtbank vonnis. Zij stelde Rituals in het gelijk en wees de vorderingen (o.a. de inbreuk op haar merkrechten te staken op straffe van een dwangsom) toe. De schade die Rituals zou hebben opgelopen was destijds echter onvoldoende onderbouwd, aldus de Rechtbank, waardoor deze op nihil werd begroot.   

Hoger beroep volgde. The Body Shop stelde, kort gezegd, het niet eens te zijn met het vonnis. Zij verzocht het Hof de vorderingen van Rituals alsnog af te wijzen en Rituals te veroordelen tot de kosten. The Body Shop betwistte dat zij het woord RITUAL als merk heeft gebruikt en bestreed tevens dat dit merkinbreuk oplevert. Ook beriep zij zich op artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE jo. artikel 14 lid 1 sub b UMVo, en stelde dat RITUAL werd gebruikt om een kenmerk/eigenschap van de producten te beschrijven.  

Op haar beurt stelde Rituals incidenteel hoger beroep in voor zover het ging om de afwijzing van haar schadevergoeding. Zij eiste dat deze alsnog zou worden toegewezen en dat de begroting daarvan plaats zou vinden via een schadestaatprocedure.  

Voor de beoordeling op grond van sub b wordt gekeken naar de overeenstemming tussen de merken/tekens en tussen de waren. Dit is Fase 1, zoals het Hof het in haar vonnis heeft beschreven. De waren zijn in dit geval identiek en de tekens in hoge mate overeenstemmend. Vervolgens moet globaal worden beoordeeld of er verwarringsgevaar bestaat (direct of indirect). Dit is Fase 2 (aldus het Hof), waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de toets van de mate van onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Zowel de Rechtbank als het Hof komen aan de toets op grond van sub c (bekend merk) niet meer toe omdat inbreuk al op grond van sub b wordt toegewezen.  

Merkgebruik 

Belangrijk onderdeel in deze zaak vormt het argument van The Body Shop dat zij het teken niet als merk gebruikt, maar zowel de Rechtbank als ’t Hof gaan hier niet in mee. Bij de beoordeling speelt een rol of het relevante publiek het teken (mede) opvat als aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming, oftewel als merk. Het Hof acht de prominente wijze waarop The Body Shop het woord RITUAL, herhaaldelijk in hoofdletters, op de displays en online heeft gebruikt relevant en is van mening dat sprake is van merkgebruik.  

Vergelijking van waren 

Daarna komt het Hof aan bij Fase 1, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de onderlinge waren en tussen het merk en het teken. Hierbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Die komen pas aan bod bij Fase 2. Het woord RITUAL is zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmend met het woord RITUALS. Het Hof is het met de Rechtbank eens dat het daaraan niet afdoet dat het woord steeds wordt voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord (zoals BLISSFULL). Bovendien is er sprake van identieke waren.  

Globaal verwarringsgevaar  

De Rechtbank stelde in haar vonnis al dat de RITUALS-merken over inherent onderscheidend vermogen beschikken voor cosmetica/verzorgingsproducten. Dit onderscheidende vermogen is versterkt door het intensieve merkgebruik, door RITUALS onderbouwd met verschillende marktonderzoeken. Bovendien heeft RITUALS onderbouwd dat zij het onderscheidend vermogen van haar merken actief en grotendeels met succes beschermt door actief op te treden middels inbreuk- en oppositieprocedures tegen andere partijen die merken en/of tekens gebruiken die het merk RITUAL(S) bevatten ter onderscheiding van o.a. verzorgingsproducten. Ook het Hof bevestigt dat de RITUALS merken over een aanzienlijke mate van onderscheidend vermogen beschikken.  

Voor onderscheidend vermogen is beslissend of de merken geschikt zijn om de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven als afkomstig van de onderneming Rituals te identificeren en daarmee te onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Dat is hier het geval. Hiervoor is het overigens niet vereist dat de merken bekend zijn, maar het helpt wel mee.  

De Rechtbank oordeelde al dat er een reële mogelijkheid tot verwarring omtrent de herkomst van de producten bestaat. Bijkomende omstandigheid die dit gevaar voor verwarring versterken is dat partijen in vrijwel hetzelfde marktsegment opereren, de onderlinge producten uitwisselbaar zijn en de wijze van promotie en marketing sterk vergelijkbaar zijn. 

Het argument van The Body Shop dat haar producten uitsluitend via eigen kanalen worden aangeprezen en verkocht en het daarom duidelijk zou zijn dat het om producten van The Body Shop gaat, wordt niet gehonoreerd. De Rechtbank oordeelt dat hierdoor niet zonder meer verwarring is uitgesloten. Het begrip verwarringsgevaar omvat immers ook indirect verwarringsgevaar. De consument zal het RITUAL teken associëren met het merk RITUALS en kunnen denken dat er sprake is van een economische verbondenheid althans van een commerciële band of enige samenwerking tussen beide ondernemingen.  

Het Hof is het hier mee eens. In de aanprijzing op de displays, de catalogus en de webwinkel springt het teken RITUAL eruit. Dit in combinatie met het gebruik op de achterkant van de verpakkingen van de producten, alhoewel relatief klein, levert verwarringsgevaar op. Het feit dat op de voorkant van de producten telkens de productsoort staat aangegeven en ook eigen merken van The Body Shop doet hieraan niets af.  

Het beroep van The Body Shop dat zij het teken RITUAL gebruikt als een kenmerk van de waar, namelijk om te omschrijven dat de producten onderdeel zijn van een bepaald verzorgingsritueel (artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE jo. Artikel 14 lid 1 sub b UMVo) is tevergeefs.  

Hiermee was de zaak nog niet af. Het incidentele hoger beroep van Rituals werd gehonoreerd. Doordat het merkgebruik als inbreukmakend werd aangemerkt heeft RITUALS in beginsel recht op vergoeding van de door deze merkinbreuk geleden schade. Voor de hoogte hiervan wordt naar een schadestaatprocedure verwezen. 

Deze casus illustreert effectief de reikwijdte van de bescherming rondom een bekend merk. Novagraaf assisteert bedrijven bij het aanpakken van inbreuk en het versterken van merkidentiteit, zowel voor gevestigde merken als voor minder bekende merken. Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op om meer te weten over merkbescherming en merkinbreuk. Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in intellectueel eigendom? Abonneer nu op onze nieuwsbrief en ontvang een maandelijkse update. 
 
Dit artikel is geschreven door Willemien Schneider, zij is consultant en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.