Pourquoi est-ce le bon moment pour un audit de propriété intellectuelle ?

Lancer dès maintenant un audit de propriété intellectuelle vous permettra d'obtenir les informations et la base nécessaires pour préparer votre budget et vos activités pour l'année à venir. Lancez-vous dès maintenant avec notre checklist des actions d'audit de marques.

Un audit régulier de la propriété intellectuelle vous offre non seulement des informations essentielles sur votre portefeuille, mais vous permet également de répondre à des questions clés : Possédez-vous réellement ce que vous pensez posséder ? Financez-vous le maintien de droits dont vous n'avez plus besoin ? Vos droits essentiels sont-ils correctement protégés, maintenus et respectés ? Existe-t-il des failles de protection qui pourraient vous rendre vulnérable ? Ou des erreurs dans les registres qui pourraient compromettre la validité de vos droits ?

En identifiant les enregistrements inutiles ou en double, les erreurs dans les registres ou les lacunes dans la portée de protection de vos droits, vous pouvez réduire les coûts, renforcer la sécurité juridique et mettre de l'ordre dans les registres. De plus, cela vous donne l'occasion d'évaluer si votre portefeuille de propriété intellectuelle reflète l'état actuel de votre entreprise et sa stratégie future, pour, le cas échéant, opérer les ajustements nécessaires à temps pour l'année à venir.

La checklist d’un audit de propriété intellectuelle

Étape 1 : Inventorier ses actifs

• Quels droits de propriété intellectuelle détenez-vous et quels territoires couvrent-ils ?

S'il vous est difficile d'obtenir une liste de vos droits de propriété intellectuelle, il est recommandé de centraliser vos actifs via un prestataire ou un système de gestion de propriété intellectuelle afin d'en faciliter l'accès au cas où vous devriez réagir rapidement à une action en contrefaçon ou à un changement de votre activité.

Point de vigilance... vos droits essentiels potentiellement exposés :

• Les marques inutilisées ou isolées 
• L’absence de surveillance ou de gestion
• Des atteintes à vos droits (contrefaçons, concurrence déloyale etc.) non contestée 
• Droits comportant des erreurs – par exemple, non mis à jour après un transfert 
• Droits vulnérables à une action en contrefaçon ou en déchéance, tels que des marques inutilisées ou enregistrées sans recherche préalable de disponibilité.

Étape 2 : Prioriser ses actifs

• Quels droits sont essentiels et lesquels sont en double, inutilisés ou isolés ?

Il convient de distinguer vos droits "essentiels" qui nécessitent une protection maximale de ceux qui sont accessoires, en double ou inutilisés. Les droits essentiels doivent toujours être protégés, tandis que les droits inutilisés pourraient être vendus, mis sous licence ou abandonnés.

Point de vigilance... les possibilités d’économies budgétaires

• Des droits en double pouvant être fusionnés 
• Des droits non exploités 
• Des sommes importantes dépensées pour des actifs secondaires pour votre activité 
• Des possibilités de réaliser des économies d'échelle (par exemple, en confiant votre portefeuille à un seul prestataire).

Étape 3 : Vérifier les registres

• Les registres sont-ils à jour et correctement gérés ?

Pour vous assurer de pouvoir faire valoir (ou licencier ou céder) vos marques, les données relatives à la propriété intellectuelle doivent être correctement gérées avec une chaîne de droits claire. Cependant, la mise à jour de la propriété des droits de PI est rarement une procédure simple, chaque juridiction ayant ses propres formalités et frais, que ce soit en termes de documents (et traductions) à fournir ou de délais dans lesquels les détenteurs de droits de propriété intellectuelle doivent agir.

C'est pourquoi nous recommandons de commencer par les droits essentiels et de passer en revue le portefeuille en fonction des priorités établies à l'étape 2. Si le projet d'enregistrement s'avère trop complexe pour les ressources internes, envisagez de collaborer avec un spécialiste comme Novagraaf, qui pourra gérer l'intégralité des formalités pour vous.

N’oubliez pas... les droits que vous devez obtenir d’une autre partie :

• Qui a enregistré votre nom de domaine ? 
• Qui a conçu votre branding/logos/sites web/brochures/packaging, etc. – la propriété intellectuelle vous a-t-elle été cédée ?

Étape 4 : Adapter ses droits à ses activités commerciales

• Existe-t-il des lacunes dans la portée de protection de vos droits qui pourraient vous rendre vulnérable ?

Une fois que vous avez évalué, priorisé et validé les droits que vous possédez, l'étape suivante consiste à identifier ceux que vous ne détenez pas. Soyez attentif à tout décalage entre votre portefeuille de propriété intellectuelle et vos activités commerciales, comme des enregistrements manquants pour protéger vos opérations dans les marchés où vous fabriquez, commercez ou transportez vos marchandises, ainsi que des lacunes dans la protection pour les lancements de produits et services, les extensions ou les rebranding passés ou à venir.

Prenez également en compte des risques spécifiques en dehors de ces activités, comme la contrefaçon, le commerce parallèle ou les activités des concurrents.

Soyez vigilant aux zones où vous pourriez être vulnérable :

• Marchés clés où vous n'êtes pas protégé / vos droits sont sur le point d'expirer
• Actifs non protégés, mais qui devraient l’être (par exemple, des caractéristiques importantes de conception sur l'emballage des produits)
• Zones à problème – par exemple, pays où des produits contrefaisants sont fabriqués/transportés.

Étape 5 : Combler les lacunes de protection et les vulnérabilités

• Quelles actions devez-vous entreprendre pour combler les lacunes ou protéger vos droits essentiels ?

Une fois que vous avez identifié vos actifs clés et les vulnérabilités potentielles, l'étape suivante consiste à renforcer votre portefeuille et à corriger les manquements. Lors du dépôt de nouveaux droits pour combler les lacunes ou renforcer la protection, n’oubliez pas de mettre à jour vos stratégies de surveillance et de lutte contre la contrefaçon.

En incluant vos accords de licence et de redevance dans l'audit de votre propriété intellectuelle, vous pouvez également vous assurer que les droits ont été dûment maintenus en vigueur et que les revenus sont perçus, afin de ne pas manquer des redevances de licences ou de ne pas enfreindre des conditions d’octroi de licences.

N'oubliez pas... les contrats de licence/copropriété/fabrication

• Assurez-vous que les droits ont été dûment maintenus en vigueur
• Que les contrats sont appliqués / les redevances perçues
• Que les secrets commerciaux sont protégés / que les conditions des licences sont respectés

Étape 6 : Mettre à jour sa stratégie de propriété intellectuelle

• Comment transformer les résultats de votre audit en un plan stratégique ?

En examinant les résultats de votre audit, vous pourrez ajuster votre stratégie de propriété intellectuelle et définir des priorités pour l'année à venir, y compris la mise à jour (ou la création) de votre stratégie et de votre budget en matière de PI. Ne manquez pas l'occasion de vous concentrer sur les zones problématiques que vous avez identifiées ; par exemple, en créant un plan d'action en cas d’atteinte à vos droits de PI (si vous avez déjà eu des problèmes de contrefaçon dans le passé, commencez par cela).

Nous recommandons également de planifier des « bilans de santé » réguliers de votre propriété intellectuelle, afin que votre portefeuille et votre planning évoluent avec votre entreprise.

En quoi Novagraaf peut vous aider ?

Nous travaillons avec nos clients pour les aider à auditer et à rationaliser leurs portefeuilles, en utilisant une méthodologie structurée d'audit de propriété intellectuelle qui couvre toutes les formes de droits de PI et qui peut être adaptée à des besoins spécifiques, par exemple, la réduction des coûts, la préparation de la due diligence pour un achat/vente, un changement de propriété ou une introduction en bourse (IPO).

Nos audits de propriété intellectuelle sont clairs et transparents et comprennent des vérifications automatisées des registres officiels pour garantir l'exactitude des droits. Pour en savoir plus sur notre service et notre méthodologie, téléchargez notre Guide intitulé « Meilleures pratiques en matière d'audit de marques », parlez à votre Conseil Novagraaf ou contactez-nous ci-dessous.