Merken ICEBERG en ICEBERG: zelfde naam, andere producten

De beschermingsomvang van een merk is in beginsel beperkt tot de mogelijkheid om op te treden tegen het gebruik en/of de registratie van een overeenstemmend merk voor identieke en soortgelijke producten of diensten als waarvoor het merk is geregistreerd. Wat precies als soortgelijke of niet-soortgelijke producten/diensten wordt gezien, is niet altijd goed te voorspellen. We bepreken de recente uitspraak van het EUIPO betreffende het merk ICEBERG en het (identieke) aangevraagde teken ICEBERG, waarin de vraag centraal staat in hoeverre niet-alcoholische dranken soortgelijk zijn aan alcoholhoudende dranken.

ICEBERG versus ICEBERG

Op 21 december 2015 is door de onderneming Gilmar een Uniemerkaanvraag ingediend ter registratie van het woord-/beeldmerk ICEBERG voor verschillende producten, waaronder ‘minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen’ in klasse 32:

Na publicatie van de aanvraag is er oppositie tegen de aanvraag aangetekend door de onderneming Nordbrand Nordhausen, houder van de eerdere registratie van het woord-/beeldmerk ICEBERG (zie afbeelding hieronder). Dit woord-/beeldmerk is geregistreerd voor ‘alcoholische dranken; wodka’ (klasse 33). Als grond voor de oppositie wordt aangevoerd dat sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek tussen het oudere merk en het aangevraagde teken.

De oppositieafdeling van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) oordeelde dat het oudere woord-/beeldmerk en het aangevraagde teken auditief en conceptueel identiek zijn en op visueel vlak slechts minimale verschillen vertonen. Omdat de producten waarvoor merk en teken zijn aangevraagd veelal naast elkaar in dezelfde winkels en horecagelegenheden worden verkocht, hebben deze producten hetzelfde publiek als doelgroep. De producten zijn derhalve - alhoewel in lichte mate- soortgelijk, waardoor de oppositieafdeling verwarringsgevaar aannemelijk achtte en de oppositie werd toegewezen.

Gilmar is tegen deze beslissing in beroep gegaan. De Kamer van Beroep van EUIPO heeft de zaak doorverwezen naar EUIPO’s Grote Kamer, gezien voorgaande zaken over de soortgelijkheid van producten of diensten bij de Kamers van Beroep van EUIPO tot verschillende uitkomsten hebben geleid. De Grote Kamer heeft moeten oordelen over de vraag of wodka soortgelijk is aan non-alcoholische dranken. Een van de factoren die meeweegt in deze beoordeling is of de producten complementair zijn.

Gilmar heeft beargumenteerd dat de producten niet complementair zijn, omdat bij de consumptie van wodka geen water, vruchtensappen of andere frisdranken betrokken zijn. Bovendien verschillen de ingrediënten van vruchtensappen en frisdranken van de ingrediënten in wodka. Voorts concurreren alcoholische dranken als wodka niet met alcoholvrije dranken. Een gemiddelde consument die alcohol wil kopen, vergelijkt zijn of haar opties niet met de alcoholvrije opties. Deze consument is immers op zoek naar het effect dat alcohol teweegbrengt en niet naar een dorstlessende drank.

Nordbrand Nordhausen heeft tegen deze argumenten ingebracht dat beide typen dranken gebruikt worden voor de bereiding van (mix)dranken en gedistribueerd worden volgens dezelfde kanalen. Op deze gronden kan worden aangenomen dat er tenminste een gemiddeld niveau van soortgelijkheid tussen de producten bestaat.

Vergelijking van de producten door de Grote Kamer

De Grote Kamer van EUIPO verdeelt in de uitspraak van 21 januari 2019 de vergelijking in drie stukken: wodka tegenover respectievelijk water, alcoholvrije dranken en vruchtensappen.

Wodka –water
Water wordt dagelijks gedronken als dorstlesser en is een primaire levensbehoefte. Er is volgens EUIPO geen specifieke noodzaak om water te drinken wanneer er wodka geconsumeerd wordt, laat staan de noodzaak om wodka te drinken wanneer er water geconsumeerd wordt. Bovendien bestaat er een substantieel prijsverschil tussen beide producten. Een grond voor het aannemen van soortgelijkheid zou kunnen zijn dat beide producten gemengd worden. Echter zal dit dan plaats moeten vinden op industrieel niveau, waarbij de dranken gedurende het productieproces worden gemengd. Daarnaast leert de ervaring dat wodka traditioneel gezien zonder toevoegingen wordt gedronken. Als laatste maken beide producten wel gebruik van dezelfde distributiekanalen, zoals supermarkten, maar kunnen de producten op verschillende afdelingen van de supermarkt gevonden worden.

Wodka – alcoholvrije dranken
Bij de vergelijking tussen wodka en alcoholvrije dranken, zoals frisdranken, wordt opgemerkt dat wodka vaak gebruikt wordt in cocktails en mixdrankjes. Uit een recente uitspraak tussen Flügel en Red Bull volgt dat grote hoeveelheden alcoholische en alcoholvrije dranken gemengd worden of samen geconsumeerd worden. Dit is volgens EUIPO echter geen reden geweest om de soortgelijkheid van deze producten aan te nemen.

Wodka – vruchtensappen
Als laatste wordt wodka vergeleken met vruchtensappen. Er wordt direct door EUIPO opgemerkt dat vruchtensappen gezond zijn, hetgeen van wodka niet gezegd kan worden. Voorts dienen fabrikanten van vruchtensappen zich te houden aan gedetailleerde regelgeving omtrent bijvoorbeeld mededelingen aangaande de voedingswaarde van het product. Verder zijn de argumenten die ingebracht worden aangaande water ook van toepassing op vruchtensappen.

Op basis van voorgaande argumentatie heeft de Grote Kamer van EUIPO geoordeeld dat alcoholhoudende dranken en alcoholvrije producten niet-soortgelijk zijn. Ondanks dat het woord-/beeldmerk en het aangevraagde teken nagenoeg identiek zijn, kan Gilmar zich voortaan de legitieme houder van het Uniemerk ‘ICEBERG’ voor minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen noemen.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Mocht u vragen hebben over dit artikel of meer willen weten over uw kans op succes bij het optreden tegen het gebruik en/of de registratie van een overeenstemmend merk, neem dan gerust contact met ons op.